עשיית עושר ולא במשפט

1. מבוא
סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 קובע כדלקמן:

"1. חובת ההשבה
(א) מי שקיבל שלא על-פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן: "הזוכה") שבאו לו מאדם אחר (להלן: "המזכה"), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי-אפשרית או בלתי-סבירה - לשלם לו את שוויה.
(ב) אחת היא אם באה הזכיה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה או בדרך אחרת."

שלושה יסודות דרושים להתקיימותה של עילה בעשיית עושר ולא במשפט: התעשרות, הבאה לזוכה מן המזכה, שלא על-פי זכות שבדין {רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2), 309 (1990); ע"א 1142/92 ורגוס בע"מ נ' כרמקס בע"מ, פ"ד נא(3), 421 (1997)}

הוראת סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט הוראה זו קובעת חובת השבה כללית - הכפופה להגנות הקבועות בחוק - בהתקיים התנאים הקבועים בה. תנאים אלה הם שלושה: (א) קבלה של טובת הנאה; (ב) שלא על-פי זכות שבדין; (ג) שבאו מאדם אחר.

עמד על-כך פרופ' פרידמן, באומרו:

"מבחינת דיני עשיית עושר אין קושי לגרוס כי מי שנטל לעצמו חיוב או זכות חוזית, או ביתר דיוק את הביצוע המגיע לזולת מכוח אותו חיוב, קיבל טובת הנאה השייכת לאדם אחר, והוא חייב בהשבה כאמור בסעיף 1 לחוק עשיית עושר."
{פרידמן, דיני עשיית עושר, 286}

מקום שאדם מקבל טובת הנאה תוך פגיעה בזכות קניין של אחר, הוא מתעשר על חשבונו של זה. אכן, כחוט השני עוברים בדיני עשיית עושר ולא במשפט מוטיבים קנייניים או "מעין קניינים".
{ע"א760/77 גדעון בן עמי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד לג(3), 567 (1979)}

ב- ת"א (ת"א-יפו) 2292/04 { Merck & Co. Inc ואח' נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואח', תק-מח 2005(2), 3161 (2005)} אומר בית-המשפט כי:

"המבקשות אמנם אינן מסתמכות על עילה שבחוק הפטנטים, שהרי חוק זה מונע מהן במפורש את הסעד לו הן עותרות. בקשתן נסמכת כל-כולה על העילה של עשיית עושר ולא במשפט, ועל הלכת א.ש.י.ר. בה נקבע על-פי דעת רוב שופטי ההרכב כי עקרונית אין בחוקי הקניין הרוחני כדי לשלול את העילה של עשיית עושר, ואף להעניק צו מניעה מכוח עילה זו. עם-זאת, המבקשות מבססות את העילה של עשיית עושר על ניצול האמצאה נשוא הבקשה לפטנט בידי המשיבות. בכך הן מחזירות אותנו לתחום דיני הפטנטים, באופן שלא ניתן להימנע מדיון בשאלת היחס שבין חוק הפטנטים לבין חוק עשיית עושר ולא במשפט.
סעיף 6(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 קובע:
'הוראות חוק זה יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון ואין הסכם אחר בין הצדדים.'
הוראת סעיף 6(א) לחוק מהווה ביטוי לעיקרון המשפטי הידוע, לפיו חוק מיוחד דוחה חוק כללי (lex specialis derogat generali), גם אם החוק הכללי מאוחר יותר, כאשר חוק עשיית עושר ולא במשפט הוא החוק הכללי, והחוק המכיל "הוראות מיוחדות לעניין הנדון" הוא החוק המיוחד (כב' הנשיא א' ברק בעניין א.ש.י.ר. הנ"ל, 459, כב' השופט מ' חשין בעמ' 321-320, והאסמכתאות המצוטטות שם).
בעניין א.ש.י.ר. נפסק בדעת רוב כי חוקי הקניין הרוחני, ככלל ובאופן עקרוני, אינם מהווים הסדר שלילי לעניין זכות ההשבה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט. עם-זאת, בהחלט יתכן שהוראת חוק מסויים תהווה הסדר שלילי שימנע תחולה של חוק עשיית עושר ולא במשפט, וליתר דיוק: הוראת חוק מיוחד הדוחה את חוק עשיית עושר ולא במשפט, שהוא החוק הכללי. כפי שאמר כב' הנשיא א' ברק (בעמ' 460): "רק כאשר הדין המיוחד קובע הסדר (חיובי או שלילי) מיוחד בדבר ההשבה, יש מקום לבחון את תחולתו של סעיף 6(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט". עוד הבהיר כב' הנשיא ברק כי תינתן עדיפות להוראת החוק המיוחד על פני החוק הכללי רק כאשר בין שתי הנורמות קיימת סתירה שאינה ניתנת ליישוב (עמ' 460). דברים אלו שנאמרו לגבי זכות ההשבה, חלים מקל וחומר לגבי הסעד של צו מניעה, שכלל לא נזכר בחוק עשיית עושר (אף כי ההלכה, כאמור לעיל, היא שניתן להעניקו גם מכוח העילה של עשיית עושר). גם כב' השופטת שטרסברג-כהן, שנמנתה עם דעת הרוב, לא שללה מקרים בהם יקבע שחוק מסויים מכיל הסדר שלילי המונע תחולת חוק עשיית עושר ולא במשפט, באומרה בעמ' 421:
'מאחר שדעתי היא כי דיני עשיית עושר הם מעין דין-על, העומד לרשותנו במקום שבו ראוי אדם לעילה ולסעד, ואין דין אחר מושיטם לו, נטייתי היא לפרשנות המצמצמת את המקרים שבהם נראה חוקים אחרים כמכילים הסדר שלילי, ובכל מקרה שבו אין הדבר מתחייב מן הכתוב בחוק ומתכליתו, לא יחשב הוא בעיני כמכיל הסדר שלילי.'
מכאן נובע כי אמנם העיקרון הכללי הוא שדיני הקניין הרוחני אינם שוללים את תחולת חוק עשיית עושר ולא במשפט, אך כלל זה כפוף למקרים בהם מתחייבת מלשון חוק הדן בקניין רוחני ומתכליתו מסקנה אחרת. השאלה היא, איפוא, האם סעיף 179 לחוק הפטנטים, המונע את אכיפת הזכויות באמצאה קודם למתן הפטנט, מהווה דין מיוחד שכזה, אשר שולל מתן סעדים לשם אכיפת הזכויות באמצאה בעילה של עשיית עושר."

2. יסוד ההתעשרות
באשר ליסוד ההתעשרות, הבהיר בית-המשפט העליון ב- רע"א 5768/94 {א.ש.י.ר. יבוא יצוא והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4), 289 (1998)} מפי כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן, כדלקמן:

"ההתעשרות הרבה פנים לה: חסכון בהוצאות פיתוח של מוצר שעל-ידי העתקתו נחסכת מן המעתיקים השקעה של מאמץ, מחשבה, טרחה, זמן וממון. משבא אחד ומעתיק את המוצר המוגמר חינם אין כסף, מתעשר הוא על חשבון היצרן..."
(פסקה 23)

דהיינו, העתקתו של מוצר שבפיתוחו הושקעו זמן וממון מהווה התעשרות, הבאה לזוכה מן המזכה, כנדרש לצורך הקמת עילה בחוק עשיית עושר {ת"א (ת"א-יפו) 1561/03 פלסטו-ווק (1990) בע"מ נ' מ.א.ג. לפלסטיק בע"מ, תק-מח 2008(4), 6565 (2008)}.

בית-המשפט העליון, בדונו בעילת עשיית העושר, פסק לא אחת כי עצם הפגיעה בציפיה לקשר מסחרי על-ידי עוסק מתחרה אינה הופכת כשלעצמה את ההתעשרות אשר צומחת לו בגינה תוך גריעת רווחים להתעשרות "שלא כדין" ונדרש היסוד הנוסף של התנהגות פסולה כדי שההתעשרות תיחשב לבלתי-צודקת.
{ת"א (ת"א-יפו) 2826/98 תנה תעשיות (1991) בע"מ נ' מי זך טכנולוגיות מים בע"מ, תק-מח 2005(2), 5727 (2005); ע"א 347/90 סודהגל בע"מ נ' ריקרדו ספילמן ואח', פ"ד מז(3), 459, 477 (1993)}

3. שלא על-פי זכות שבדין
ההלכה הפסוקה הכירה בפגיעה בציפיה עסקית לגיטימית של הנפגע - אף שאין היא בגדר זכות קניינית או חוזית - כעשויה בנסיבות מסוימות להקים עילה בעשיית עושר {דברי כב' השופט זועבי בעניין סאלם, ע"א 3471/98 סאלם נ' חלבי, פ"ד נד(2), 681, 694 (2000)}.

ההלכה היא כי לא כל העתקה תחשב כהתעשרות "שלא על-פי זכות שבדין". העתקה כשלעצמה איננה בהכרח אסורה, ולא כל חיקוי מקים עילה לפי החוק {ראה מ' דויטש עוולות מסחריות וסודות מסחר (הוצאת נבו - 2002), 215; וכן השופטת ש' נתניהו בעניין פניציה, ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' Les verreies de saint gobain, פ"ד מה(3), 224 (1991)} בעניין היסוד המתייחס להתעשרות "שלא על-פי זכות שבדין", במקרים של תחרות מסחרית שאינה הוגנת, הבהיר כב' הנשיא מ' שמגר בעניין ליבוביץ ב- רע"א 371/89 {ליבוביץ נ' אליהו בע"מ, פ"ד מד(2), 309, 315 (1990), סעיף 4, פסקה י'}, לאמור:

"היסוד הנוסף אשר הופך את התעשרותו של המתחרה לבלתי-צודקת, עשוי להיות משני סוגים עיקריים:
א) התנהגות פסולה ובלתי-הוגנת של המתחרה, לרבות התנהגות נטולת תום-לב.
ב) נסיבות אחרות אשר הופכות את ההתעשרות לבלתי-צודקת.
היסוד הנוסף מן הסוג הראשון מתמקד בהתנהגותו של המתחרה. תחרות חופשית אין פירושה תחרות פרועה. אין פירושה כי יכול המתחרה, בשמה ובשמו של חופש העיסוק, לעשות ככל העולה על רוחו. התנהגות פסולה ובלתי-הוגנת מצידו עשויה להוות את האלמנט הנוסף שבהתקיימותו תיחשב התעשרותו כבלתי-מוצדקת."
{ת"א (ת"א-יפו) 1561/03 פלסטו-ווק (1990) בע"מ נ' מ.א.ג. לפלסטיק בע"מ, תק-מח 2008(4), 6565 (2008)}

4. אימתי תיחשב העתקה כמעשה המקים עילת תביעה בגין עשיית עושר כנגד המעתיק
ב- הלכת א.ש.י.ר. {רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. נ' פורום בע"מ, פ"ד נב(4), 289 (1998)} נדונה בהרחבה שאלת תחולתם של דיני עשיית עושר בתחום הקניין הרוחני, ואימתי תחשב העתקה כמעשה המקים עילת תביעה בגין עשיית עושר כנגד המעתיק. באותו עניין העתיקו הנתבעים בדרך של "הנדסה חוזרת" (Reverse Engineering) את מוצרי התובעים, כאשר נקודת המוצא היתה כי לתובעים לא נתונה הגנה במסגרת דיני הקניין הרוחני, ואף לא במסגרת דיני הנזיקין.

בית-המשפט העליון פסק ברוב דעות כי היעדר זכאות לתובע מכוח דיני הקניין הרוחני, או מכוח דין חיצוני אחר, אינו שולל, כשלעצמו, עילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט כהגנה מפני שימוש בתוצר הרוחני שלו. השופטים גם הסכימו כי העתקה כשלעצמה איננה אסורה, וכי על-מנת שיינתן סעד בגין עשיית עושר, על התובע לבסס קיומו של "יסוד נוסף", אשר יצדיק מתן סעד שכזה.

הלכת א.ש.י.ר. מעוררת קושי ביישומה בשל הדעות השונות שהובעו על-ידי שבעת השופטים שישבו בדין {ראה: ע' גרוסקופף הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט (תשס"ב), 330-303} כפי שהבהיר כב' הנשיא א' ברק בעניין א.ש.י.ר.:

"כולנו מסכימים כי חיקוי או העתקה של מוצר 'כשלעצמם' - בהיעדר קניין רוחני במוצר על-פי הדינים הסטטוטוריים, ובלא שההעתקה תהווה עוולה או פגיעה ביחסי אמון או בסוד מסחרי - אינה מעניקה זכות להשבה על-פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979. כולנו מסכימים כי תנאי לקיומה של זכות להשבה הוא שלהעתקה או לחיקוי יתווסף 'יסוד נוסף'. המחלוקת בינינו היא באשר לזהותו של יסוד נוסף זה."
{עניין א.ש.י.ר., 449}

שבעת שופטי בית-המשפט העליון נחלקו בפרשת א.ש.י.ר. בשאלת היקף תחולתו של חוק עשיית עושר כאמצעי הגנה מפני העתקת מוצר שאיננו מוגן על-פי הדינים האחרים. שופטי הרוב סברו כי לדיני עשיית עושר יש תחולה רחבה בתחום הקניין הרוחני, ובהתאם לכך הגדירו את "היסוד הנוסף" בצורה רחבה. כך, כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן סברה כי היסוד הנוסף מאופיין "בחוסר תום-לב, בהתנהגות פסולה הפוגעת בחוש ההגינות והצדק" (עמ' 431), ואילו כב' הנשיא א' ברק סבר כי היסוד הנוסף מתאפיין ב"הפרה של כללי התחרות".

לדעתו של כב' הנשיא ברק הצטרף כב' השופט ת' אור. דעתו של כב' השופט י' זמיר היא, כך נראה, המרחיבה מכולם: לדעתו העתקה יכולה להוות עשיית עושר גם בהיעדר "יסוד נוסף", וזאת במקרים של "חומרה מיוחדת" {עמ' 492}. כב' השופטים ת' אור וש' לוין הוסיפו סייג ולפיו יש לבחון את הסיבה לאי-רישום הזכות והאם התובע יכול היה, על-פי דיני הקניין הרוחני, לרשום את זכותו {עמ' 501-500}.

לעומתם, בעלי דעת המיעוט, השופטים אנגלרד וחשין, נקטו גישה מצמצמת יותר, ודרשו קיומו של יסוד נוסף "בעל עוצמה רבה" {כב' השופט מ' חשין}, או הוכחתה של זכות סטטוטורית או הלכתית מוכרת ומיוסדת של בעל המוצר שהועתק, ההופכת את מעשה ההעתקה והחיקוי לפעולה אסורה על-פי דין שמחוץ לחוק עשיית עושר {כב' השופט י' אנגלרד, עמ' 449}.
הלכת א.ש.י.ר. זכתה להבהרה ויושמה ב- ע"א 2287/00 {שוהם מכונות ומבלטים בע"מ נ' הרר, פדאור 05(27), 745 (2005)}, מפי כב' השופט א' ריבלין {אליו הצטרפו כב' הנשיא א' ברק וכב' המשנה לנשיא מ' חשין - שניהם מבין שופטי ההרכב שדן בעניין א.ש.י.ר.}. כך סוכמו בתמצית הדיעות השונות בהלכת א.ש.י.ר. בעניין שוהם (פסקה 11), מפי כב' השופט א' ריבלין (פסקה 12):

"יודגש: שופטי ההרכב השונים בפרשת א.ש.י.ר. מנו תנאים שונים המקנים לענייננו זכאות מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. נראה כי שני תנאים זכו לתמיכת רוב השופטים: האחד, לפיו 'על הרעיון להיות מסויים, ניתן להגדרה, חדשני, ייחודי ויישומי ועליו להיות רעיון שבעליו עשו בו שימוש או שבכוונתם לעשות בו שימוש' (שם, בעמ' 431); ושנית, 'על הזוכה להיות מודע לכך שהוא מעתיק מוצר פרי רעיונו של אחר' (שם, 432)."
{מתוך פסק-הדין ב- ת"א (ת"א-יפו) 1561/03 פלסטו-ווק (1990) בע"מ נ' מ.א.ג. לפלסטיק בע"מ, תק-מח 2008(4), 6565 (2008)}

מכאן, שגם כאשר התנהגות הנתבע איננה עולה כדי הטעיה, הפרת אמון או עוולה אחרת, עדיין עשוי להתקיים אותו "יסוד נוסף", מעבר להעתקה, כאשר התנהגות הנתבע נוגדת את תחושת המצפון והיושר, ומאופיינת בחוסר תום-לב, או בהתנהגות פסולה הפוגעת בחוש ההגינות והצדק.
{ראה עניין א.ש.י.ר. 540-449 (כב' הנשיא א' ברק); עמ' 432-431 (כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן); בעמ' 370 (כב' השופט מ' חשין)}

"יסוד נוסף" זה מתקיים גם כאשר הוכחו חיקוי או העתקה בנסיבות של תחרות לא-הוגנת {ראה דברי הנשיא א' ברק בעמ' 450-449, 476-472}

ב- רע"א 502/04 {רע"א 502/04 Buffalo Boots GmbH נ' גלי רשת חנויות נעליים בע"מ, פ"ד נח(5), 487 (2004)} הגדיר כב' השופט א' גרוניס יסוד נוסף זה כ"התנהגות מצד הזוכה שאינה עולה בקנה אחד עם דרישות המסחר ההוגן".

נקודת המוצא הינה, כי העתקה או חיקוי, כשלעצמם, אינם מהווים תחרות בלתי-הוגנת, כאשר הם אינם מוגנים על-פי דיני הקניין הרוחני {כב' הנשיא א' ברק בעניין א.ש.י.ר. הנ"ל, שם, 478-477; וכן הפסיקה שצוטטה בסעיף 20 ו- 26 לעיל} ואולם, חיקוי או העתקה יחשבו כעשיית עושר ולא במשפט כאשר מתקיים אותו "יסוד נוסף", כמבואר לעיל. "יסוד נוסף" זה יכול להתבסס על עוולה, או הפרת אמון, אך יכול גם לנבוע מתחרות בלתי-הוגנת, אשר הופכת את התעשרות הנתבע לכזו שאינה "על-פי זכות שבדין".

בעניין א.ש.י.ר. הנ"ל הוצעה רשימה לא סגורה של מבחני עזר לצורך ההכרעה בשאלה מהי תחרות לא-הוגנת במקרה של חיקוי או העתקה {כב' הנשיא א' ברק, שם, 482-479; כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן, שם, 435-431; וכב' השופט י' זמיר, שם, 491} ואלו הם:

א. לצורך הכרעה בשאלת התקיימותו של "היסוד הנוסף", יש לבחון האם המוצר של התובע חדשני, מקורי, ייחודי, ניתן ליישום והאם יש בו תרומה משמעותית ותוספת לעומת המצב הקיים. ככל שהיצירה או הרעיון המועתקים חדשניים ומקוריים יותר - כן תגבר הנטיה לראות בהעתקתם תחרות בלתי-הוגנת.

ב. יש לבחון את המאמץ והמשאבים שהשקיעו היוצר והמעתיק. כאשר מדובר ביצירה שהושקע בפיתוחה עמל רב, והעתקתה אינה פשוטה, תגבר הנטיה לראות בהעתקה תחרות בלתי-הוגנת. כמו-כן יש לבחון האם מדובר במוצר שמפתחו המקורי מבקש לעשות בו שימוש.

ג. קיים הבדל בין העתקה חד-פעמית או מקרית, לבין העתקה שיטתית שהושקע בה עמל רב, ואשר מחזקת את המסקנה בדבר תחרות בלתי-הוגנת. כך גם יש חשיבות למידת ההעתקה: חיקוי שהוא מושלם, או כמעט מושלם, מוסיף חומרה על מעשה הנתבע {וראה גם: ד' פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט, כרך א' (אבירם 1998), 450}.

ד. קיימת חשיבות רבה לשאלת מודעותו של הנתבע להעתקה או לחיקוי. העתקת מוצר מתוך כוונה לחקות את מוצרו של אחר, תחזק את המסקנה בדבר קיומה של תחרות בלתי-הוגנת.

ה. כאשר קיימות חלופות סבירות לייצור מוצר דומה מבחינה פונקציונלית השונה בצורתו החיצונית, תהיה נטיה חזקה יותר לראות בהעתקת הצורה תחרות בלתי-הוגנת.

ו. כאשר הנתבע מעתיק מוצר שהתובע השקיע ממון רב בפיתוחו, ומוכר אותו במחיר נמוך יותר הנובע מכך שהוא לא נדרש לשאת בהוצאות הפיתוח, מצביע הדבר על תחרות לא הוגנת {מתוך פסק-הדין ב- ת"א (ת"א-יפו) 1561/03 פלסטו-ווק (1990) בע"מ נ' מ.א.ג. לפלסטיק בע"מ, תק-מח 2008(4), 6565 (2008)}.

ז. יש לבחון את פרק הזמן שחלף מאז שהחל התובע בשיווק המוצר שפיתח, ועד שהנתבע החל אף הוא לשווק את מוצרו המחקה את מוצר התובע. ההגינות מחייבת כי יוענק ליצרן המקורי פרק זמן מינימלי של בלעדיות, על-מנת להחזיר את פירות השקעתו. בעניין זה מן הראוי לבחון גם את אורך חיי המדף של המוצר.

ח. כאשר ניתן היה להגן על המוצר שהועתק באמצעות אחד מדיני הקניין הרוחני, והדבר לא נעשה, עלול הדבר להביא לשלילת ההגנה מכוח העילה של עשיית עושר ולא במשפט, בהיעדר הצדק סביר למחדל זה.

ט. כאשר יצרן מפתח מוצר המורכב מכמה חלקים, מתוך ציפיה כי עלות הפיתוח תוחזר לו גם ממכירת החלקים, העתקת החלקים עצמם, עשויה להיחשב כתחרות לא-הוגנת.

בעניין א.ש.י.ר. פירט כב' הנשיא א' ברק {שם, 486-485} את הגורמים שהביאו למסקנה כי הוכחה העילה של עשיית עושר במקרה הנוגע למוצר של שוהם, שהיה אחד המקרים שנדונו ב- א.ש.י.ר. ושהוחזר לבית-המשפט המחוזי ונדון לאחר מכן בבית-המשפט העליון.

באותו מקרה, נדונה שאלת העתקה בדרך של "הנדסה חוזרת" של מבלטים שפיתחה שוהם. בין הגורמים שמנה כב' הנשיא א' ברק בעניין א.ש.י.ר., ושלאחר מכן הביאו לקבלת תביעתה של שוהם נגד המעתיקים: מדובר במוצר מורכב, שהוא פרי פיתוח של שנים רבות, ויש בו משום חידוש, פיתוח והמצאה; הנתבע חיקה את שיטת הפעולה והפיתוח של שוהם חיקוי שהוא מושלם וזהה; לא ניתן היה להגן על המבלטים כמדגם; לא היתה הצדקה להעתקת הצורה החיצונית של המבלט; הנתבע ידע שהוא מעתיק מוצר פרי פיתוחה של שוהם. גם בית-המשפט המחוזי שדן בעניין שוהם, קבע כי בפיתוח המבלט הושקעו מידה רבה של תכנון, מחשבה ותחכום. בנסיבות אלו, סבר כב' הנשיא ברק בעניין א.ש.י.ר. בהתייחסו לעניינה של שוהם, כי צירוף הגורמים הנ"ל מבסס קיומה של תחרות לא הוגנת והתנהגות שאיננה בתום-לב.

בערעור שנדון בבית-המשפט העליון בעניין שוהם, נפסק כי המבלטים נשוא התביעה שימשו לתכלית פונקציונלית, והם אינם "נושאים ערך המצאתי מיוחד"; אך יש בהם סממנים של קניין רוחני: מוצר מורכב, פרי פיתוח של שנים רבות, שיש בו פיתוח, המצאה וחדשנות {פסקה 19 לפסק-דינו של כב' השופט א' ריבלין}.

להבדיל ממקרה שוהם {ע"א 2287/00 שוהם מכונות ומבלטים בע"מ נ׳ הרר, פורסם באתר האינטרנט נבו (05.12.05)}, פסק בית-המשפט העליון בעניין סאלם {ע"א 3471/98 סאלם נ' חלבי, פ"ד נד(2), 681, 694 (2000)}.

כי לא הוכחה העילה של עשיית עושר במקרה של חיקוי הנוגע לתיקים ולארנקים, הואיל ומדובר במוצרים עממיים ופשוטים שאין בהם כל ייחודיות {כב' השופט זועבי, שם, 699, וכב' השופט מ' חשין, שם, 702-701}

כב' השופט מ' חשין פסק כי "במקום שמדובר במוצרים נעדרי-ייחוד, המושג 'העתקה' אינו הולם, על-פי עצם טיבו, מעשה יצירתם של מוצרים דומים" {פסקה 10}. כב' השופט ע' ר' זועבי פסק:

"במקרה העומד לפנינו, מדובר במוצרים עממיים ופשוטים שאין בהם כל ייחודיות. אין מדובר במוצרים חדשניים בעלי תרומה חשובה ומהותית. אף לא הוכח שיצירתם ופיתוחם דרשו עמל ומחקר רב או שהושקעו בפיתוחם משאבים כספיים גדולים. גם לא נראה שלהעתקה או לחיקוי המוצרים דנן יש השלכות כלכליות כבדות משקל היכולות להתבטא ב"כשל שוק" אשר יכול להתבטא ברתיעה של יצרני מוצרים אלה להתאמץ כדי לחדש ולגוון את מוצריהם."
{מתוך פסק-הדין ב- ת"א (ת"א-יפו) 1561/03 פלסטו-ווק (1990) בע"מ נ' מ.א.ג. לפלסטיק בע"מ, תק-מח 2008(4), 6565 (2008)}

נושא נוסף שהובהר בעניין שוהם, ואשר מעורר קושי ניכר ביישום הלכת א.ש.י.ר. הוא היחס בין שתי הלכות הנראות על פניהן כסותרות. מחד, בית-המשפט שב ואישר בעניין א.ש.י.ר. את ההלכה לפיה חיקוי או העתקה של מוצר, כשלעצמם, אינם אסורים - אף לא מכוח דיני עשיית עושר - בהיעדר קניין רוחני במוצר על-פי הדינים הסטטוטורים, וכאשר העתקה איננה מהווה עוולה או פגיעה ביחסי אמון או בסוד מסחרי. מאידך, כמה מן השופטים שדנו בעניין א.ש.י.ר. כמו גם כב' השופט א' ריבלין בעניין שוהם, סבורים כי העתקה או חיקוי של מוצר בדרך של "הנדסה חוזרת", או בכל דרך אחרת, עשויים לבסס את "היסוד הנוסף" הנדרש לקיומה של עילה מכוח עשיית עושר, כאשר היא נעשית בצורה שיטתית ומלאה, לגבי מוצר שהושקעו בפיתוחו עמל ומשאבים משמעותיים.

בעניין א.ש.י.ר. אמר כב' הנשיא א' ברק, שם, 472:

"אינטרס החברה הוא לעודד יוצרים ובכך להרחיב את הידע האנושי... אינטרס הפרט הוא לאפשר לו לקצור פרי עמלו, ולמנוע מצב בו 'האחד זורע והאחר - ללא עמל משלו - קוצר'... הדבר נוגד את תחושת המוסר שלנו כאשר אדם אינו יכול ליהנות מפרי יצירתו. אדם אחר מחקה ומעתיק את יצירתו."

כב' השופטת ט' שטרברג-כהן אמרה בעניין א.ש.י.ר, שם, 417-416:

"נראה לי כי האינטרס של הפרט שלא יעתיקו עבודה יצירתית שעשה ובה השקיעה מזמנו, ממרצו, ממחשבותיו, מכישוריו וממשאביו, ראוי באופן עקרוני להגנה במסגרת דיני עשיית עושר...".

כב' השופט י' זמיר הביע דעתו בעניין א.ש.י.ר., שם, 492, כי במקרים של "חומרה מיוחדת", עצם ההעתקה יכולה להגיע כדי עשיית עושר ולא במשפט, אף ללא יסוד נוסף, וכדבריו בעמ' 493:

"נראה לי כי בדרך-כלל החומרה המיוחדת תצמח משילוב של נסיבות הנוגעות ליצרן מצד אחד ולמעתיק מצד שני. מצד היצרן נדרש, כאמור, שהמוצר יגלם קניין רוחני. מצד המעתיק נדרש שתהיה העתקה מלאה של המוצר (להבדיל מהשראה, חיקוי או העתקה חלקית, המשמשים בסיס לפיתוח נוסף), שנעשתה ביודעין ובמכוון, ללא הסבר או צידוק מעבר לרצון להתעשר על חשבונו של אחר, שתכנן ופיתח את המוצר. לדעתי, במקרה כזה די בדרך-כלל בחומרת ההעתקה, ללא צורך ביסוד נוסף, כדי להקנות זכות להשבה."

כב' השופט א' ריבלין ציטט מדברים אלה בהסכמה, כך נראה, בעניין שוהם, ואמר: "ניתן לראות בעצם הנטילה השיטתית של פרי עמלו של אחר התנהגות בלתי-הגונה המקימה סעד בעשיית עושר" (פסקה 22). עם-זאת, השופט ריבלין ציין כי העתקה על דרך של "הנדסה חוזרת" נחשבת בדין האנגלו-אמריקאי כ"אמצעי הוגן", והוסיף:

"ההכרה בקיומה של עילה בעשיית עושר ולא במשפט בגין השימוש בהנדסה חוזרת מבוססת על קיומו של 'יסוד נוסף', לצד השימוש בפרקטיקת ההנדסה החוזרת. על-כן, גם אם הנחת המוצא הינה שאין בתהליך ה'הנדסה החוזרת', כשלעצמו, כדי להצמיח פסול, עדיין עשויות נסיבות מסויימות המצטרפות אליו, כדוגמת רמת השקעות גבוהה בפיתוח התוצר; ייחודיות התוצר; חומרה רבה בחיקוי; היעדר שהות מספקת למפתח התוצר לשיפוי בגין ההשקעות ונסיבות נוספות - להשפיע על טיבו של הסעד הניתן מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט (מ' דויטש בספרו הנ"ל, שם, 263)."

כך גם ציין כב' השופט ריבלין בהמשך פסק-הדין בעניין שוהם כי אחת ממטרות הסעדים הניתנים מכוח העילה של עשיית עושר בתחום הקניין הרוחני היא להרתיע מפני הפרתם של כללי תחרות הוגנת, על-מנת לעודד ממציאים וחוקרים להשקיע בפיתוח מוצרים גם אם הם נושאים מאפיינים תעשייתיים ופונקציונלים. כדבריו: "עידוד ההמצאה וההשקעה ברעיונות חודשים מחייבים שמירה על הלכותיו של מסחר הוגן, והוקעה של 'תחרות פרועה'" {פסקה 23}. לכן, יש גם להביא בחשבון את מידת האשם של הנתבע, או כפי שכב' השופט ריבלין כינה זאת מידת "פסלות הנטילה" {פסקה 24}. לעניין זה, ציין כב' השופט ריבלין כי העתקת המוצר של הנתבע במדויק, חרף קיומה של חלופה סבירה לייצר מוצר דומה פונקציונלית שהוא שונה מבחינה חיצונית, מהווה חוסר הגינות {פסקה 26}.

אם נסכם את ההלכה העולה מפסקי-הדין בעניין א.ש.י.ר. ו- שוהם, הרי שמתקיימת עילה בדיני עשיית עושר בתחום "הקניין המעין רוחני" - בהיעדר הגנה מכוח חוקי הקניין הרוחני, וכאשר אין עוולה או פגיעה ביחסי אמון או בסוד מסחרי - כאשר קיימת העתקה או חיקוי של מוצר התובע על דרך של "הנדסה חוזרת", או בדרך אחרת. אולם קיומה של עילה זו מותנה בהוכחת "היסוד הנוסף", המבטא הפרה של כללי התחרות ההוגנת, או התנהגות פסולה חסרת תום-לב. התנהגות מעין זו קיימת כאשר ההעתקה מתייחסת למוצר שיש בו יסודות מקוריים וחדשניים, אשר מהווים תרומה לעומת המצב הקיים, וכאשר בפיתוחם הושקעו מאמץ ומשאבים אנושיים וכספיים משמעותיים.

כך גם מתקיים "היסוד הנוסף", כאשר מוכחת חומרה בנסיבות החיקוי, כגון: העתקה מלאה של הצורה החיצונית של המוצר בלא הצדקה פונקציונלית לכך, העתקה שיטתית מתוך מודעות ברורה למשמעותה, והעתקה הנעשית בנסיבות שאינן מאפשרות לתובע להשיב לעצמו את ההשקעה בפיתוח.

יש חשיבות רבה לעיתוי החיקוי ולהיקפו: העתקה בהיקף משמעותי של מוצר שהושקעו בפיתוחו משאבים כספייים ואנושיים ממשיים מיד לאחר שיצא לשוק וגילה סימני הצלחה - מהווה תחרות בלתי-הוגנת, שיש למנוע אותה על-מנת לעודד השקעה ופיתוח מקורי {ראה: ע' גרוסקופף בספרו הנ"ל 329-326}. אין מדובר ביסודות מצטברים, אלא בשורה של שיקולים שיש להביא בחשבון לעניין הוכחת ה"יסוד הנוסף".
{ת"א (ת"א-יפו) 1561/03 פלסטו-ווק (1990) בע"מ נ' מ.א.ג. לפלסטיק בע"מ, תק-מח 2008(4), 6565 (2008)}

5. הסעד
על-פי הלכת א.ש.י.ר. ניתן להגן על מוצר, רעיון או מידע כנגד חיקוי או העתקה מכוח העילה של עשיית עושר, ואף ניתן לתת צו מניעה מכוח עילה זו, למרות שסעד זה איננו נזכר בחוק עשיית עושר ולא במשפט.
{כב' הנשיא א' ברק, שם, 486-485, וראה גם: ע"א 347/90 סודה גל בע"מ נ' ספילמן, פ"ד מז(3), 459, 479 (1993); ע"א 2972/95 יוסף וולף ושות' בע"מ נ' דפוס בארי שותפות מוגבלת, פ"ד נג(3), 472, 479 (1999); עניין שוהם, פסקה 27; והשווה את דעת המיעוט של כב' השופט י' אנגלרד בעניין א.ש.י.ר., שם, 448, לפיה אין לתת צו מניעה בעילה של עשיית עושר}

כב' השופט א' ריבלין הרחיב בעניין שוהם הנ"ל בשאלת השיקולים שעל בית-המשפט להביא בחשבון בבואו ליתן סעד מכוח העילה של עשיית עושר בתחום הקניין הרוחני. מתן סעד מניעתי הינו לעולם בשיקול-דעת בית-המשפט, ומקום בו סעד של פיצויים די בו להגשים את אינטרס התובע - עשויה להישלל ההצדקה למתן צו מניעה קבוע {עניין שוהם, פסקה 27}.

בדרך זו הלך בית-המשפט בעניין שוהם, כאשר הסתפק בסעד כספי להשבת הרווחים שהפיק הנתבע על חשבון התובע. זאת ועוד, כאשר עסקינן בעשיית עושר בתחום של תחרות עסקית, על בית-המשפט לשוות לנגד עיניו שיקול חשוב: מניעת מצב בו יוענק מונופולין דה-פקטו, שאיננו מוגבל בתנאים או בתקופה, ליצרן שמוצרו איננו ראוי להגנה מכוח אחד מחוקי הקניין הרוחני. שיקול זה הודגש על-ידי כב' השופטת נתניהו בעניין פניציה הנ"ל, אשר פסקה בעמ' 250-249:

"במקרה שלפנינו, אם ישאר צו המניעה על כנו, תהיה בו למעשה יצירת מונופולין במסווה של עילה בעוולת גניבת עין. צו-מניעה האוסר לייצר דגמים אלה מכל וכול מעניק, למעשה, זכויות קניין רוחני ללא רישום וללא הגבלת זמן - מעל ומעבר לזכויות הסטטוטוריות. אין זו מטרת החוק להעניק מונופול ליצרן הראשון תוך מניעת תחרות חפשית, הפועלת לטובת הצרכן על ידי שיפור איכות המוצר, הוזלת מחירים ויעילות המערכת השיווקית".
בשל חשש זה, סבר כב' השופט מ' חשין בעניין א.ש.י.ר., בדעת מיעוט, שאין ליצור מכוח העילה על עשיית עושר זכויות מונופולין חדשות, שאינן נובעות מחוקי הקניין הרוחני {עמ' 356-354}. לצד שיקול זה, חשוב גם לזכור ולהזכיר כי העתקה כשלעצמה איננה אסורה: הבסיס לאיסור טמון בקיומו של אותו "יסוד נוסף" המתאפיין בחוסר תום-לב או התנהגות פסולה הפוגעת בחוש ההגינות והצדק, או בהפרה של כללי התחרות ההוגנת.

על רקע דברים אלו, פסק כב' השופט א' ריבלין בעניין שוהם {פסקה 27}:

"במישור המהותי, על הסעד הפסוק לגלם איזון בין המשקל הראוי שיש ליתן למימד המעין-קנייני של המשאב ולפסלות הנטילה, לבין קידום היצירה ועידודה; 'עידוד העתקה גורפני עלול להוביל, גם הוא, לבלימת התחרות ולשיתוק בתחום הפיתוח והיצירה, וזאת מבלי להביא בחשבון את ההשלכות השליליות האחרות של מונופול או של 'שטחים אסורים' בתחום כלשהו' (א' גולדנברג "הגנת העיצוב התעשייתי", ספר לנדוי כרך ג', (התשנ"ה), 1159, 1161)."

6. נתיבי ההגנה השונים על-פי הלכת א.ש.י.ר.
{מתוך פסק-הדין ב- ת"א (מרכז) 18395-09-09 חיה רבקה וינדלינג יוסקביץ׳ נ' דקל ייצור ויבוא ויצוא דברי נוי בע"מ ואח', תק-מח 2012(2), 13447 (2012)}

בעניין א.ש.י.ר. יצר בית-המשפט שני נתיבים באמצעותם ניתן להגן במסגרת דיני עשיית עושר ולא במשפט על יצירות, רעיונות ונכסים בלתי-מוחשיים אחרים שאינם מוגנים בדיני הקניין הרוחני: הנתיב הראשון הוא הכרה בקיומה של זכאות חדשה, שאינה מוכרת בדיני הקניין הרוחני {וראו במיוחד פסקי-הדין של השופטים טובה שטרסברג-כהן, יצחק זמיר, שלמה לוין ומישאל חשין} בנתיב זה פסע בית-המשפט העליון ב- ע"א 8483/02 {אלוניאל בע"מ נ׳ מקדונלד, פ"ד נח(4), 314 (2004)} כאשר הכיר, באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט, בקיומה של זכות קניין לאדם בתדמיתו המסחרית.

ב- ע"א 2287/00 {שוהם מכונות ומבלטים בע"מ נ׳ הרר, פורסם באתר האינטרנט נבו (05.12.05)} מבהיר השופט אליעזר ריבלין כי:

"שופטי ההרכב השונים בפרשת א.ש.י.ר. מנו תנאים שונים המקנים בענייננו זכאות מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. נראה כי שני תנאים זכו לתמיכת רוב השופטים: האחד לפיו "על הרעיון להיות מסויים, ניתן להגדרה, חדשני ייחודי ויישומי ועליו להיות רעיון שבעליו עשו בו שימוש או שבכוונתם לעשות בו שימוש (עניין א.ש.י.ר.), שם, 431); ושנית, "על הזוכה להיות מודע לכך שהוא מעתיק מוצר פרי רעיונו של אחר" (עניין א.ש.י.ר.), שם, 432)".

כב' השופט עופר גרוסקופף ב- ת"א (ת"א-יפו) 1561/03 {פלסטו-ווק (1990) בע"מ נ' מ.א.ג. לפלסטיק בע"מ, תק-מח 2008(4), 6565 (2008)} שותף לעמדה לפיה החקיקה השיפוטית במסגרתה מוכרת זכאות חדשה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט צריכה להיות מצומצמת. בהתאם לגישה זו אין מקום להכיר על דרך חקיקה שיפוטית בזכאות שאינה מוכרת בדיני הקניין הרוחני אלא במקרים חריגים, הנופלים מחוץ ל"תחום הכבידה" של דיני הקניין הרוחני {כביטוי הקולע בו בחר השופט מישאל חשין בעניין א.ש.י.ר. ראו שם, 378 עד 379} או מקרים בהם לא ניתן להעניק הגנה אפקטיבית באמצעות דיני הקניין הרוחני הקיימים {והשוו לסייג שהציב השופט שלמה לוין בעניין א.ש.י.ר. ראו שם, 501-500}.

ההצדקה לגישה מצומצמת זו טמונה בשני נימוקים מרכזיים: ראשית, מתן זכות קניינית לבעל רעיון פירושה יצירת מונופול, המונע תחרות ביחס לאותו רעיון. מבחינה זו המדובר בהגבלת שימוש קיצונית, שראוי למעט את השימוש בה; שנית, דיני הקניין הרוחני, גם אם אינם מהווים הסדר שלילי גורף לאפשרות של יצירת זכאויות משיקות על-ידי בתי-המשפט, הם בוודאי גוף חקיקה שיש להתחשב בקיומו.

במיוחד יש לייחס חשיבות לרצון לנתב את הממציאים והיוצרים למסגרת דיני הקניין הרוחני על-מנת להעשיר את אוצר הידע החברתי, וכנגזר מכך לשלול הגנה בנתיבים אחרים {לדוגמה, האינטרס החברתי לעודד ממציאים לרשום פטנטים על-מנת להביא לחשיפת הידע שייצרו}.

מסיבה זו, השאלה האם קיימת אפשרות לקבל הגנה אפקטיבית על הרעיון באמצעות דיני הקניין הרוחני נראית לכבוד השופט עופר גרוסקופף מרכזית טרם הענקת הגנה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, לפחות כאשר ניתן להצביע על טעמים חזקים המצדיקים את ניתוב המעוניינים בהגנה משפטית למסגרות הקניין הרוחני המוכרות בחוק {לתמיכה בגישה המצמצמת ראו גם דניאל פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט (1998), 446 עד 450; גרוסקופף, הגנה על כללי תחרות, 319-312}.

דומה כי גישה זו מאפיינת את היחס להלכת א.ש.י.ר. על-ידי בית-המשפט העליון בשנים שחלפו מאז מתן פסק-הדין בעניין זה {ראו רע"א 502/04 BuffaloBoots נ' גלי - רשת חנויות נעליים, פ"ד נח(5), 487 (2004); ע"א 9568/05 שמעוני נ' "מובי" בירנבאום בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (25.06.07); לסקירה ודיון ראו עופר גרוסקופף, "הנשר והנסיכות - על היחס שבין דיני עשיית עושר ולא במשפט לבין דיני זכויות יוצרים" יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים (תשס"ט), 201}.

הנתיב השני הוא קביעה כי התנהגות הנתבע מהווה תחרות בלתי-הוגנת, וזאת בשל כך שהיא מהווה הפרה של כללי התחרות על פיהם מחוייבים הצדדים להתנהל {ראו גישתו של השופט ברק בעניין א.ש.י.ר., 484-477. כן ראו עופר גרוסקופף הגנה על כללי תחרות, פרק שמיני, ובמיוחד עמודים 330-319} בנתיב זה הלך בית-המשפט ב- ע"א 4437/99 {א.ד.י. מערכות סטריאו ואזעקות לרכב נ׳ אפריל טקליין, פ"ד נה(2), 232 (2000)}.

כשאישר את קביעת בית-המשפט קמא כי השימוש שנעשה על-ידי הנתבעת במאמצי השיווק של התובעת מהווה, בנסיבות המקרה שנידון שם, "התנהגות פסולה... ההופכת את ההתעשרות לבלתי-צודקת...".

ההבחנה בין שני נתיבי ההגנה שתוארו לעיל באופן הבא הינה:

"כאשר דיני הקניין הרוחני אינם נותנים הגנה לרעיון מסויים, ניתן, כאמור, ליצור הגנה מקבילה באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט. עם-זאת ההחלטה העקרונית שיש מקום להגנה מסויימת על הרעיון, עדיין איננה גוזרת כי דיני עשיית עושר ולא במשפט מחוייבים לתפיסה שהגנה זו צריכה להניח קיומה של "זכאות מלאה" ליוצר ביחס לרעיון. אין זה מן הנמנע כי ההגנה בעשיית עושר תניח כי הגנת הרעיון קיימת רק במסגרת כללי תחרות, המסדירים את דרכי הפעולה הלגיטימיות בין מתחרים. במקרה זה, ההגנה שתינתן ליוצר תהיה חלקית בלבד, ומצבו יהיה שונה משמעותית מזה של יוצר הנהנה מ"זכאות מלאה" לפי דיני הקניין הרוחני.
... דעתי היא שבית-המשפט צריך לבחור בין הכרה בקיום זכאות להכרה בקיום מצב תחרות. לפיכך, האפשרות של הכרה בקיומם של כללי תחרות בנוגע לרעיון עומדת כחלופה לאפשרות של הכרה בזכאות של היוצר ביחס לרעיון. במקרים מסויימים, כדוגמת עניין אנימה (ת"א (מחוזי ת"א) 1572/93 אנימה אופנה בע"מ נ׳ בלן, פורסם באתר האינטרנט נבו (28.02.94)) יעמדו שתי החלופות לפני בית-המשפט, והוא יהיה רשאי לבחור ביניהן. במקרים אחרים, וסבורני שעניין א.ש.י.ר. נמנה עימם, לא יהיה בית-המשפט רשאי להכיר בזכאות (מאחר והדבר מתנגש עם דיני זכויות היוצרים), אך יוכל לעצב כללי תחרות ראויים."
{עופר גרוסקופף הגנה על כללי תחרות, 320, 323-322}
7. הלכת הרר
ב- ע"א 2287/00 {שוהם מכונות ומבלטים בע"מ ואח' נ' שמואל הרר ואח', תק-על 2005(4), 2296 (2005)} נדונה אחת הפרשות שבהן עסק בית-המשפט בפרשת א.ש.י.ר. המשיב 1 העתיק בדרך של "הנדסה חוזרת" מכונות ומבלטים שפותחו על-ידי המערערת, הפיצם והפיק מכך רווחים. השאלה אשר עמדה בפני בית-המשפט היא מהו הסעד לו זכאים המערערים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט - סעד מניעתי או סעד כספי. כן נדונה השאלה האם על הסעד לשקף את שווי השוק של הנטילה, את הנזק שנגרם למערערת או את הרווחים שהפיק המשיב.

בקבלו את בקשת הערעור ואת הערעור פסק בית-המשפט העליון, כי המשיבה העתיקה את מבלטיה של המערערת באופן מכוון, תוך הפרת כלליה של תחרות הוגנת, על-מנת לזכות בפרי עמלה, על חשבונה. למצב דברים זה מתווסף הספק הממשי שהטיל בית-המשפט המחוזי בדבר יכולתה של המערערת לרשום את המבלטים כמדגם; הפסלות שאפיינה את הנטילה שנהגו המשיבים ביציר כפיה של המערערת; וכן העובדה שעסקינן במוצר שהושקעו בו זמן, ידע ומאמץ רב והוא נושא ערך אמצאתי. כל אלו מובילים אל המסקנה כי נסיבות המקרה מקימות עילה בעשיית עושר ולא במשפט.

במקרה דנן, כיוון שמדובר בהפרה של מדגם לא רשום, מצוי נשוא הדיון בתחומי הקניין הרוחני. משאב של קניין רוחני מחייב הגנה משפטית המאזנת בין התכלית של עידוד היצירה ובין הצורך בהעשרת נחלת הכלל; לצד מנגנון הבעלות הפרטית במידע, דיני הקניין הרוחני מבטיחים את המשך קיומה של נחלת הכלל {ניבה אלקין קורן "על כלל ועל "נחלת הכלל": מקניין רוחני לעשיית עושר ולא במשפט", עיוני משפט כה (תשס"א) 9, 63}.

ההחלה של דיני עשיית העושר על תחום הקניין הרוחני עשויה להתאפיין בתוצאה באיזון שונה מזה שיצר המחוקק בדיני הקניין הרוחני. יחד-עם-זאת, יש לנהוג זהירות באיזון מחודש זה, החורג מן המסגרת הסטטוטורית של דיני הקניין הרוחני, לבל תיווצר פגיעה לא רצויה ביציבות ובוודאות המשפטית.

במקרה דנן, המשאב שבמחלוקת - המבלטים - משמשים לתכלית פונקציונלית ואינם נושאים "ערך המצאתי" מיוחד. מאפיינים אלו של המבלטים ממקמים אותם בתווך שבין משאב מכונן ובין משאב שההחזקה בו תועלתית, ועליהם להילקח בחשבון במסגרת ההכרעה ביחס לטיב הסעד.

במקרה דנן, מדובר בנטילת אינטרס שאינו קנייני במובהק וגם אינו חוזי במהותו. בעליו של המשאב אינו מוכן לחלוק אותו עם אחרים ולו גם במקרה שהרווחה המופקת הימנו תהא שלו. זיקת בעליו אליו גבוהה יותר מזיקה תועלתית גרידא.

המערערת ייחסה זיקה מיוחדת למשאב זה, פרי פיתוחה והשקעתה - ואף רשמה מדגם על שניים מחלקיו - ועל-כן השליטה בייצורו הבלעדי נושאת ערך נוסף לעצם הרווחה שהפיקה הימנו. נראה כי זיקות אלו של המערערת כלפי המשאב, יש בהן כדי להשליך על מיהות הסעד. במצב דברים זה, בו אינטרס המערערת במשאב כרוך בעצם השליטה במשאב - בעובדה שהנוטל אותו נדרש להשיג את הסכמת בעל המשאב עובר לנטילה - ראוי לבכר סעד "חזק" יותר המשקף את אינטרס השליטה.

מידת הפסלות שדבקה בנטילת המשאב עשויה, אף היא, להשפיע על מיהות הסעד. במקרה דנן, המבלטים יוצרו על-פי שרטוטים שהופקו ממוצר קיים, על-מנת לייצר מוצר שכמותו. זוהי "הנדסה חוזרת" שגם אם אין בה, כשלעצמה, כדי להצמיח פסול, עדיין עשויות נסיבות מסויימות המצטרפות אליה, כדוגמת רמת השקעות גבוהה בפיתוח התוצר; ייחודיות התוצר; חומרה רבה בחיקוי; היעדר שהות מספקת למפתח התוצר לשיפוי בגין ההשקעות ונסיבות נוספות - להשפיע על טיבו של הסעד הניתן מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.

מידת הפסלות המאפיינת את הנטילה מושפעת ממספר שיקולים: העמל שהושקע ביצירה; שיקולי ההרתעה; ומידת "האשם" או חוסר תום-הלב שמאפיינים את התנהגות הנוטל.

במקרה דנן, בניתוח העובדתי שערך בית-משפט קמא אודות נסיבות ההעתקה, ניתן למצוא במקובץ את סממניהם של שלושת השיקולים הללו המגלים קיומה של פסלות נטילה, אותה "חומרה מיוחדת" המאפיינת את התנהלות המשיבה בהליך ההעתקה. גם אם אין בהעתקה או החיקוי כשלעצמם, כדי להוות תחרות בלתי-הוגנת, הרי שנסיבות המקרה מגלות העתקה שיטתית, שנעשתה באורח אינטנסיבי תוך מודעות ברורה למשמעותה.

בנוסף, עסקינן בהעתקה של מוצר מורכב שהושקע זמן ומאמץ בפיתוחו. כמו-כן, נראה כי חוסר ההגינות הגלומה בהתנהגות המשיב גלומה אף בבחירתו להעתיק במדוייק את המוצר פרי פיתוחה של המערערת וזאת חרף קיומה של חלופה סבירה לייצור מוצר דומה פונקציונאלית.

במקרה דנן, רב המשקל שיש לייחס לאינטרס החברתי של שמירה על כללי התחרות ההוגנת. הרתעה מפני העתקה נועדה לעודד יצירה עצמאית. יתירה-מכך, ההגנה המשפטית שתינתן למבלטים נשוא ערעור זה נועדה, בין השאר לקדם את הרווחה המצרפית - לעודד ממציאים וחוקרים להשקיע בפיתוח מוצרים, הגם אם הם נושאים מאפיינים תעשייתיים ופונקציונלים. ההתקדמות הטכנולוגית והרעיונית הובילו לטשטוש ניכר של קו הגבול בין יצירות אמנותיות לפונקציונליות. עידוד ההמצאה וההשקעה ברעיונות חודשים מחייבים שמירה על הלכותיו של מסחר הוגן, והוקעה של "תחרות פרועה".

בפרשת א.ש.י.ר. הוכרה האפשרות להגן על זכות מכוח עשיית עושר באמצעות צווי מניעה. פסיקה זו נתמכה בהלכות משפטיות קודמות. כך, למשל, הותיר השופט א' מצא סעד זה על כנו בפרשת סודהגל ולא ראה טעם שלא להעניק סעד זה, שמטרתו להפסיק את מהלכה של פגיעה מתמשכת ועימו את תהליך ההתעשרות הבלתי-צודקת {ע"א 347/90, 3180/92 סודהגל בע"מ נ' ספילמן, פ"ד מז(3), 459, 479 (1993); ת"א (ת"א) 1769/83 The Boeing Company נ' בואינג נסיעות ותיירות בע"מ, פ"מ תשמ"ט(ג), 108 (1989); ת"א (ת"א) 1572/93, המ' 12716/93 אנימה אופנה בע"מ נ' בלן, דינים מחוזי כו(4), 913 (1994)}.

הסעד המניעתי נועד להגן על שליטת המזכה במשאב, הוא המקנה לזכות הקניינית את כוחה כלפי כולי-עלמא בעצם מניעת השימוש במוצר המידע בהיעדר הסכמה. ואולם, פסיקת סעד מניעתי - ככל הסעדים שביושר - נתונה לשיקול-דעתו של בית-המשפט. מקום בו סעד של פיצויים די בו להגשים את אינטרס הזכאי - עשויה להישלל ההצדקה למתן סעד של צו זמני. ברי כי עצם האפשרות לקבל פיצויים לא תמנע את מתן הצו - והשאלה האמיתית היא אם תשלום הכסף יהיה בו משום פיצוי מתאים.

במקרה דנן, על הסעד הפסוק לגלם איזון בין המשקל הראוי שיש ליתן למימד המעין קנייני של המשאב ולפסלות הנטילה, לבין קידום היצירה ועידודה. יש ליטול בחשבון את העובדה שבדרך-כלל אין נוטים לתת גושפנקא להפרה נמשכת של זכות קניינית תמורת פיצוי כספי, וזאת אפילו כשהנזק שנגרם כתוצאה מן ההפרה הוא קטן בלבד. ואולם, במקרה זה, ביכר בית-משפט קמא סעד כספי על פני סעד של צו מניעה לתקופה נוספת, ונראה כי צדק בנסיבות העניין, עשור לאחר תחילת ההליכים.

סעד כספי המבוסס על נזק מחייב את המפר ליטול בחשבון את ההשפעה השלילית שתהא לפעולתו על בעל זכות התביעה, אך אין בו בהכרח כדי להביא את המפר לשקול את הנזק שייגרם לציבור עקב הפגיעה בתחרות. אולם במקרה דנן, כיוון שפגיעת המשיבים במערערת אינה עולה כדי שלילת זכותה להתחרות בשוק, ולנוכח הקושי להוכיח את הפגיעה, הרי שיש יתרון לסעד אשר מתבסס על הזכיה הבלתי-לגיטימית של המתחרה. ראוי, אם כך, שטיב הסעד שייפסק יהא כזה אשר יבחן את התועלת שהופקה בגין הפרת כללי התחרות על-ידי המשיב.

"שווי שוק" הוא ערך רכישת הזכאות באופן לגיטימי - התועלת גלומה בחיסכון ההוצאה שהיה כרוך ברכישתה ואילו ה"רווח" משקף את ההטבה שחלה במצבו של המשיב בגין ההפרה - הפער בין מצבו בגין ההפרה ובין מצבו אלמלא התרחשה. ככל שמדובר בזכאות שאינה ניתנת לרכישה בדרך לגיטימית - הקריטריון שעליו ניתן להתבסס הוא הרווח שהופק.

במקרה דנן, יש לפסוק למערערים את רווחי המפר במלואם: הבחירה בסעד של שווי שוק עשויה לעודד נטילה "יעילה" {באותם מקרים בהם אדם סבור כי הוא יפיק מהנטילה ערך גדול משווי השוק של המשאב הניטל - יבכר הוא את הנטילה על פני ציות לכללי התחרות המקובלים}, העומדת בניגוד לתכלית ההרתעתית המגולמת בדיני עשיית העושר ולא במשפט.

הזכות לסעד ההשבה נושאת סממנים קנייניים במקרים של נטילה כיוון שהתביעה להשבת "תחליף" של הנכס, כבמקרה דנן, היא בעלת אופי קנייני. סעד של רווחים בפועל שהופקו מן הנכס נותן במובן זה תוקף לשליטה במשאב כיוון שהוא מאיין את תמריץ הנטילה.

ההכרעה בדבר תקופת ההשבה מחייבת התחשבות באיזונים ובהסדרים שנקבעו על-פי דיני הקניין הרוחני, ולרוב בהיקף ובמידה מצומצמים יותר. מדגם רשום מוגן לתקופה של חמש שנים עם אפשרות לבקש הארכה של תקופת ההגנה פעמיים, בכל פעם לחמש שנים נוספות. מנגד, נראה כי ההגנה שיש ליתן למדגם שאינו רשום ראוי שתהא קצרה יותר.

בנסיבות העניין, ראוי היה לפסוק לחובת המשיבה תקופת השבה בת שמונה שנים, הכוללת גם את משך התקופה שבה לא נתקיים צו המניעה. סכום ההשבה ישקף את רווחי המשיב נטו, בניכוי הוצאותיו.

8. ההלכה הפסוקה - פטנטים ומדגמים
8.1 נדחתה תביעת חברת "ICE" בטענה להעתקת עיצובם של שני דגמי שעונים יוקרתיים מתוצרתה
ב- ת"א (ת"א) 23036-09-13 {Ice s.a. נ' טיים קונספט 1999 בע"מ, תק-מח 2014(1), 15089 (2014)} פסק בית-המשפט כי בהיעדר הגנה מכוח דיני המדגמים, העתקה וחיקוי כשלעצמם אינם מקימים עילת תביעה, אלא יש להידרש ולבחון את נסיבות ההעתקה בכל מקרה לגופו.

במקרה דנן, ניתן ללמוד מהתבוננות בדגמי השעונים ובצילומים שצורפו לכתבי הטענות, כי החזות הכוללת של שעוני הנתבעים דומה עד כדי זהות לדגמי "אלקטריק" ו"פארטי" של התובעות. עם-זאת, משלא נרשם מדגם על דגמים אלו, נשאלת השאלה האם העתקת הדגמים מקימה סעד מכוח אחת העילות המנויות בכתב התביעה.

גניבת העין דורשת הוכחת שני תנאים מצטברים: ראשית, יסוד המוניטין בקשר לטובין עצמם, ושנית, קיומו של חשש סביר להטעיה בקשר למקור הטובין. בית-המשפט סבור, כי לא ניתן לומר שעיצובי השעונים רכשו הוקרה והכרה בקרב הציבור באופן שניתן לזהותם עם התובעות. בעניין זה, נסמך בית-המשפט על העובדה ששעוני הנתבעים יצאו לשוק כחודש לאחר שיווקם לראשונה של דגמי "פארטי", ופחות משנה לאחר שיווקם לראשונה של השעונים מהדגם השני.

עוד התייחס בית-המשפט לנתונים שהציגו התובעות ביחס למותג "Ice watch" ובכלל זאת נקודות השיווק והיקף המכירות בארץ, אולם קבע כי החומר התייחס ברובו למותג עצמו בכללותו, ולא לדגמי השעונים הספציפיים מושא התובענה.

גם בעניין השקת קמפיין שילוט החוצות סבר בית-המשפט כי לא מדובר בקמפיין ייחודי לדגמים אלה, וכי זולת דוגמאות מתוך צילומי הקמפיין לא הובאו ראיות ונתונים שיהיה בהם כדי לבסס את היקף ההשקעה ולהעיד על היקף הוצאות הפרסום. בנוסף, ציין בית-המשפט כי לא הובאו עדויות על היקף מכירות הדגמים, סקר צרכנים, חוות-דעת מומחה או ראיות אחרות שעשויות להעיד על זיהוי דגמי השעונים מושא התובענה עם התובעות.

בנסיבות, אין לקבל גם את הטענה לפיה יש בחיקוי השעונים כדי ללמד על מוניטין.

שיקול נוסף אותו בחן בית-המשפט, היה העובדה שהתובעת מבקשת למעשה הגנה על צורת מוצר ולא רק על דרך תיאורו. עניין זה מהווה חריג במסגרת עוולת גניבת העין, כמו גם במסגרת דיני סימני מסחר בהיותו שולל מהמתחרים את היתרונות הפונקציונאליים או האסתטיים הגלומים באותה צורה.

בשל העובדה שמוניטין הוא תנאי הכרחי להתגבשותה של עוולת גניבת העין, די בכך שיסוד זה אינו מתקיים כדי לדחות את קיומה של העוולה ללא צורך לבחון את יסוד החשש להטעיה. עם-זאת, למעלה מן הצורך קבע בית-המשפט כי חרף הדמיון הרב בחזות ובצורה הכללית של שעוני הצדדים, נראה שחשש כאמור לא הוכח.

צויין, כי מדובר במוצרים יקרים יחסית שאינם נרכשים מדי יום ביומו, ולכן סביר להניח שלקוחות המעוניינים בשעוני התובעות בוודאי ישימו-לב לשם היצרן המוטבע הן בתוך השעון והן על גבי אריזתו. לכך הוסיף את השוני בין האריזות ופער המחירים בין שעוני הצדדים, וקבע כי גם היסוד השני לגניבת העין לא התקיים.

בית-המשפט דחה את יתר עילות התובענה. ביחס לעילה שעניינה הפרת זכויות יוצרים, נקבע כי גם אם עיצובם של דגמי השעונים הוא מקורי וייחודי, הרי שהדגמים משמשים לייצור תעשייתי וראויים להירשם כמדגם ולפיכך אינם יכולים לחסות בצל הגנתו של חוק זכות יוצרים. בנוגע לעוולת עשיית העושר ולא במשפט, נוכח הקביעה בפסק-הדין המנחה בעניין א.ש.י.ר., לפיה חיקוי או העתקה ייחשבו כעשיית עושר כאשר מתקיים "יסוד נוסף" המשול בטבעו להפרת עקרון תום-הלב האובייקטיבי, גם כאשר בעל הסימן אינו זכאי להגנה מכוח עוולת גניבת עין.

במקרה דנן, לא הובאו ראיות לעניין מידת החדשנות, לא הוצגו נתונים קונקרטיים בדבר היקף ההשקעה בפיתוח הדגמים וטענתן לקיומו של מוניטין לא הוכחה. עוד סבר בית-המשפט, כי בהיעדר הגנה מכוח גניבת עין, יהיה מקום להגנה מכוח דיני עשיית עושר רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן בהתקיים "יסוד נוסף" בעל עוצמה חריפה ביותר. התביעה נדחתה; כל צד ישא בהוצאותיו.

8.2 דחיית הסתמכות על העילה של עשיית עושר
ב- ת"א (ת"א-יפו) 1242-08 {דקסון בע"מ נ' אגיס סוכנויות מסחריות בע"מ ואח', תק-מח 2012(2), 12560 (2012)} קבע בית-המשפט כי אין כל ראיה ל"התעשרות" של הנתבעות כתוצאה מהשימוש בצבע הסגול לאריזת "לודן". הנתבעות לא יצאו בקמפיין פרסומי ושיווקי ל"לודן". התובעת טוענת כי הסיבה לכך הינה שהנתבעות נהנות מן המוניטין של התובעת ב"גלולה הסגולה". לטענה זו אין יסוד.

הנתבעות הסבירו ש"לודן" יוועדה בעיקר לשיווק בצבא, במסגרת מכרז בו זכו, כך שלא היה צורך להשקיע בשיווקה. פוטרמן הדגישה כי אחוז ניכר ממכירות "לודן" הינו במסגרת הצבא, ורק שיעור קטן {10%} מן המכירות מיועד לשוק הפרטי. לראיה, "לודן" היתה רשומה במשרד הבריאות מאז שנת 2005, אך הנתבעות החלו בשיווקה רק בשנת 2008, בסמוך למכרז של הצבא. אם מטרתן היתה ליהנות מן המסע הפרסומי של התובעת, שהתנהל בשנים 2007-2006, הדעת נותנת כי היו מתחילות לשווק את "לודן" זמן רב קודם לכן, ולא ממתינות למעלה משנה לאחר שהתובעת הפסיקה את הקמפיין שלה. גם העובדה שאין ראיה לכך שמי מן הרופאים טעה ורשם לאישה "לודן" במקום "פמינט", מלמדת שלא ניתן לדבר על התעשרות של הנתבעות כתוצאה מהעתקת צבע האריזה של התובעת - ודאי לא התעשרות שבאה על חשבון התובעת.

מדובר בתרופת מרשם אשר ממילא תותאם לאישה על-ידי רופא הנשים, בעיקר על-סמך שיקולים רפואיים. הרכבן הפעיל של הגלולות הינו שונה, והן אינן מהוות תחליף אחת לשניה. השוק לו יוועדה "לודן" הינו מוגבל ומצומצם. האריזות עצמן שונות לחלוטין זו מזו, וכך גם שם המותג. אכן, אין כל ראיה כי בפועל היה מי שטעה לחשוב ש"לודן" היא "הגלולה הסגולה". בנוסף, הוכח כי מכירות "פמינט" לא רק שלא נפגעו לאחר השקת "לודן", אלא שהן עלו בצורה ניכרת {מ- 250,000 חפיסות בשנת 2006 ל- 380,000 חפיסות בשנת 2008}.

לא הוכח כלל כי מתקיים במקרה דנן "היסוד הנוסף" הנדרש לשם חיוב בעילה של עשיית עושר, קרי: זכיה שבאה לנתבעות שלא על-פי זכות שבדין. לא נמצאו במעשי הנתבעות הפרה של כללי התחרות ההוגנת, או התנהגות פסולה חסרת תום-לב. כך גם אין מדובר במקרה דנן בהעתקה של מוצר או אריזה חדשניים או מקוריים, שהתובעת השקיעה בפיתוחם יצירתיות ומשאבים, אלא לכל היותר - לטענת התובעת - בחיקוי צבע האריזה, ואף זאת בגוון שונה.

בעניין א.ש.י.ר. הנ"ל אמרה כב' השופטת ט' שטרסברג-כהן כי על-מנת שתינתן הגנה בעשיית עושר לרעיון מועתק, עליו להיות "מסויים, ניתן להגדרה, חדשני, ייחודי..." {פסקה 25, בעמ' 431; דברים דומים אמר כב' השופט א' ריבלין בעניין שוהם, פסקה 12}.
הנתבעות בחרו דווקא בצבע הסגול לאריזת הגלולה שלהם, סביר להניח, מאותה סיבה שבשלה בחרה התובעת בצבע זה. השימוש בצבע הסגול והורוד בגוונים שונים נובע מהיותו של צבע זה מקושר באופן אסוציאטיבי ברור למוצרים נשיים, כפי שהוכח במחקרי שיווק רבים; לכן נעשה בו שימוש במידה זו אחרת בגלולות למניעת הריון המשווקות בארץ ובחו"ל על-ידי חברות תרופות שונות {מלבד התובעת והנתבעות}, וזאת עוד בטרם החל שיווקה של ה"פמינט" בישראל.

כמו-כן, חברת "באייר", המייצרת את גלולת "לודן", איננה חברה קיקיונית הצריכה להיבנות מן המוניטין של חברת תרופות אחרת. באייר היא חברת ענק בינלאומית, אשר מובילה בארץ את שוק הגלולות למניעת הריון. היא אינה זקוקה למוניטין של התובעת.

זאת ועוד, יש להביא בחשבון גם את העובדה שהתובעת מבקשת לקבל, באמצעות העילה של עשיית עושר, מונופולין על הצבע הסגול לכל גווניו לשיווק גלולות למניעת הריון - זכות שהיא לא ניסתה לקבל באמצעות ההגנה של סימן מסחר, וסביר להניח כי גם לא היתה יכולה לקבל. התובעת עצמה הבינה כי אין כל סיכוי לקבל סימן מסחר שיגן על הצבע הסגול לכל גווניו.

הנתבעות היו מוכנות, לפנים משורת הדין, לשנות מוטיבים מסויימים באריזת "לודן", כגון גוון האריזה וצורת הספירלה, והצעתן ההגיונית והסבירה, שאינה מתחייבת מן הדין, נדחתה על-ידי התובעת. אין זאת אלא שהתובעת ביקשה להשיג באמצעות הליך זה קבלת מונופולין בצבע הסגול על כל גווניו, תוך דחיקת רגליהם של המתחרים בישראל, תוך שהיא מנסה להסוות מניע ברור זה באמצעות העלאת טענה מתחכמת של הפרת זכויות במה שהיא מכנה "קונספט הגלולה הסגולה".

8.3 משנרשם המדגם, נהנה בעליו הרשום ממונופול מסחרי מלא על הצורה המוגנת
ב- ת"א 2348-06 {פרימו נ' קבוצת אלון, תק-מח 2011(4), 24077 (2011)} נפסק כי לעיקרון הכללי של עשיית עושר ולא במשפט, הקבוע בסעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, שלושה יסודות עיקריים: קבלת נכס, שירות או טובת הנאה {ההתעשרות}; ההתעשרות באה לזוכה מהמזכה; ההתעשרות נתקבלה על-ידי הזוכה שלא על-פי זכות שבדין. פסיקתו של בית-המשפט העליון קובעת, כי ניתן להחיל את הדוקטרינה של עשיית עושר ולא במשפט גם בתובענות העוסקות בקניין רוחני.

במקרה דנן, קובע בית-המשפט, לא הוכח הרכיב הראשון של עשיית עושר ולא במשפט. על-אף פרסום העלון על-ידי הנתבעת, עליו התנוססה תמונת המתקן, הנתבעת לא ייצרה את המתקן ולא מכרה אותו, ולפיכך לא הוכח כי הנתבעת התעשרה שלא כדין, על חשבון התובע. משנרשם המדגם, נהנה בעליו הרשום ממונופול מסחרי מלא על הצורה המוגנת. סעיף 37 לפקודת הפטנטים והמדגמים עוסק בנושא "גניבת דעת במדגם רשום".

ההכרעה אם מוצר מסויים מפר זכות מדגם רשומה נעשית על-פי "מבחן העין", כאשר העין שמדובר בה אינה עינו של בית-המשפט, אלא עינו של הצרכן, קרי אותו אדם שהמוצר מכוון אליו. המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר, הגנה הניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, בהתאם למראה עיניים. במסגרת זו, צורתו של המוצר אמורה להשפיע על בחירתו של הצרכן במוצר המסויים שנטען כי הוא מפר את זכויות התובע.

במקרה דנן, קבע בית-המשפט, כי אין חולק כי על גבי העלון התנוססה תמונתו המקורית של המתקן, כך שאין מנוס מלקבוע, כי מדובר ב"חיקוי בולט" של המדגם, כאמור בפקודת הפטנטים והמדגמים. לפיכך, הנתבעת הפרה את זכותו של התובע במדגם.
8.4 מוצר העונה על דרישות פקודת הפטנטים והמדגמים וכשיר לרישום כמדגם יהיה מוגן בגבולות הארץ בלבד
ב- ת"א (חי') 681/00 {סופר-פלסט בע"מ נ' סטרפלאסט תעשיות 1967 בע"מ ואח', תק-מח 2005(1), 2302 (2005)} עמדה בפני בית-המשפט השאלה האם פעולות שננקטו על-ידי פלוני בישראל, אשר אפשרו ייצור, מחוץ לישראל, של תבנית שבאמצעותה יוצר, בחו"ל, מושב הדומה מאד לזה המתואר במדגם הרשום, עולות כדי הפרת המדגם?

דגם של מושב לאיצטדיונים שפיתחה התובעת, נרשם כמדגם בישראל. התובעת טענה בתביעתה כי פעולות שננקטו על-ידי הנתבעת בישראל, אשר אפשרו ייצור, מחוץ לישראל, של תבנית שבאמצעותה יוצר, בחו"ל, מושב הזהה למושב התובעת, עולות כדי הפרת המדגם, גזל סוד מסחרי, ועשיית עושר ולא במשפט. פעולותיה של הנתבעת כוללות תכנון התבנית המעתיקה, בעלות עליה, מתן הצעות למכירתה ומימון ייצורה.

בית-המשפט דחה את התביעה וקבע פקודת הפטנטים והמדגמים, 1924, בדומה לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967, מעניקה זכויות טריטוריאליות בלבד. על-כן, מוצר העונה על דרישות פקודת הפטנטים והמדגמים וכשיר לרישום כמדגם יהיה מוגן בגבולות הארץ בלבד.

על-מנת שמוצר הרשום כמדגם בישראל יהיה מוגן גם במדינות אחרות, יש לרשום בגינו מדגם בכל מדינה בנפרד. במקרה דנן, המדגם רשום בישראל בלבד, ועל-כן פעולות שעולות, לכאורה, בגדר הפרת המדגם אשר לא התבצעו בישראל אינן מפרות את זכויות התובעת במדגם. פעילות של הפרת זכות קניין רוחני באותה מדינה, צריכה להידון לפי החוק שם. הנתבעת לא הפרה את זכותה של התובעת במדגם. המעשים שנעשו על-ידי הנתבעת בישראל אינם עולים כדי הפרה, וההעתקה, ככל שנעשתה, היתה מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
בנוסף, קבע בית-המשפט, כי אין לקבל את טענות התובעת לקיומה של עוולה של גזל סוד מסחרי ולעשיית עושר שלא כדין על-ידי הנתבעת.

8.5 משלא הוכח שציבור הלקוחות מזהה את הקשר בין השמלה למבקשת ומחפש את השמלה מתוצרת המבקשת, אין למבקשת עילת הגנה על-פי דיני העוולה של גניבת עין
ב- ת"א (ת"א-יפו) 1572/93 {אנימה אופנה נ' ראובן בלן, תק-מח 94(1), 99 (1994)} נדונה בקשה למתן צו מניעה נגד המשיב, אשר המבקשת טענה כי העתיק שמלה בעיצובה.

בית-המשפט קיבל את הבקשה ופסק כי משלא הוכח שציבור הלקוחות מזהה את הקשר בין השמלה למבקשת ומחפש את השמלה מתוצרת המבקשת, אין למבקשת עילת הגנה על-פי דיני העוולה של גניבת עין.

הצדק מחייב את בית-המשפט להגן על בעל הקניין, גם אם הקניין מכונה "קניין רוחני" ולא "קניין מוחשי". לכן הפרשנות הראויה של החקיקה בדיני הקניין הרוחני איננה זו השוללת מבעלי הקניין הרוחני כל הגנה שאינה מעוגנת באותם דינים אלא זו המקנה לו את הגנת דיני הקניין הרוחני במלוא תקפם ותחולתם, כאשר זכה ברישום קניינו בספרי הקניין, ונותנת לו את ההגנה ההולמת המקובלת בבית-המשפט לכל בעל דין בריבו עם מי שגוזל את קניינו, בין אם הקניין רשום בספרים המנוהלים על-פי דין לאותם נכסים ובין אם לאו.
אם בעבר נשללה הגנת הבעלות על הקניין הרוחני חסר הרישום בגלל גזירת הכתוב, אחרי חקיקת חוק עשיית עושר ולא במשפט, אין עוד הצדקה לכך.

במקרה דנן, מתקיימים היסודות לגיבושה של עילת תביעה לפי סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט. התנהגות המשיב המחקה את שמלת המבקשת ועל-ידי כך גוזל ממנה את רווחיה מטים את מאזני הצדק לחובת המשיב ומקימים למבקשת עילת תביעה על-פי חוק עשיית עושר ולא במשפט.

חוק עשיית עושר מחייב את הזוכה להשיב למזכה את הזכיה. קל וחומר שניתן על-פי חוק זה לאסור על זוכה לעשות שימוש בזכיה הנמצאת בידיו לא כדין. יש להשאיר בתוקפו את צו המניעה שניתן בתביעת המבקשת. נקבע כי בשלב זה של הדיון ראוי לקבוע את התקופה בהתאם לתקופת ההגנה הראשונה הניתנת למדגם רשום, היינו לחמש שנים, או עד לפסק-הדין שינתן בתביעה.

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

עשיית עושר ולא במשפט