סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

• הגדרת מוניטין
• קנייניות המוניטין
• דרכי הוכחת קיומו של מוניטין
• סוגי מוניטין
• חישובו של המוניטין
• דילול של מוניטין
• פסיקת בתי-המשפט - הגדרות, יצירת מוניטין
• עילות תביעה וסעדים משפטיים שעניינם תשלום בגין מוניטין
• בעל בית ודייר המוגן - תשלום בגין מוניטין
• שותפויות
• כללי
• הפקעת מקרקעין
• מבוא
• גניבת עין
• הפרת סימן מסחר
• פטנטים ומדגמים
• זכות היוצרים
• עשיית עושר ולא במשפט
• מכירת מוניטין ותנאי בהסכם בדבר אי-התחרות
• הגבלים עסקיים ותניית אי-תחרות
• הפרת חוזה ופסיקת פיצוי בגין נזק למוניטין
• המוניטין כנכס בר-חלוקה
• נכסי קריירה - המוניטין
• מס הכנסה
• הגדרת המוניטין וחישובו בענייני המס
• מכירת לקוחות כמכירת מוניטין
• הפרדת מוניטין אישיים מן העסקה והתקשרות נפרדת לגביהם
• מכירת חלק מן המוניטין
• מה בין מוניטין אישיים למוניטין עסקיים
• נטל וכמות הראיה בהוכחת המוניטין
• זיהויו של מוניטין בעסקת רכישת מניות
• הוצאות הוניות ומוניטין

הפרת סימן מסחר

1. מבוא
ההסדרים החקיקתיים המרכזיים הנוגעים לסימני המסחר, מאוגדים בפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 (להלן: "פקודת סימני מסחר" או "הפקודה") המגדירה בסעיף 1, בין השאר, את המונחים הבאים:

"סימן" - אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני מימדים או בשלושה;

"סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;

"סימן מסחר רשום" - סימן מסחר הרשום בפנקס סימני המסחר לפי הוראות פקודה זו והוא סימן מסחר לאומי או סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל...;"

מוסד סימני המסחר נולד בשל הצורך להבדיל בין מוצריו של סוחר אחד למוצריו של סוחר אחר המתחרה בו ועל-מנת להגן בהקשר זה הן על האינטרסים של הסוחר הן על אלה של הצרכן.

הסוחר - נהנה מהגנה על המוניטין שלו ומקטין את החשש שהצרכן יטעה בין תוצרתו שלו לזו של סוחר אחר.

הצרכן - יכול לאתר בקלות רבה יותר את המוצרים המסויימים שברצונו לרכוש ומוגן מפני הטעיה באשר למקור הטובין.

לשם השגת מטרות אלו, מקנה הפקודה בסעיף 46 "זכות ייחודית" לבעל סימן רשום להשתמש בסימן זה בקשר לטובין אשר לגביהם רשם את סימנו, ובמובן זה הסימן מופקע למעשה בהקשרו המסחרי מנחלת הכלל ולסוחר ניתן מונופול על השימוש בו {ראה ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין, פ"ד כג(2), 43, 48 (1969); ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873, 888 (2004)}.

2. הגישות השונות כפי שבאות לידי ביטוי ב- ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ ואח', תק-על 2013(2), 7597 (2013)
דין סימני המסחר וההגנה המוענקת על פיו לבעל הסימן הרשום, הוא ענף אחד בשדה משפטי רחב יותר - דיני הקניין הרוחני - המעניקים הגנה על תוצר רוחני שעשוי להיות בעל ערך כלכלי.

כמו-כן, חשוב לזכור כי זכות הקניין הרוחני, ככל זכות קניין אחרת, היא מסוג הזכויות ה"מיוחסות" הנהנות מהגנה חוקתית וחוק יסוד: כבוד האם וחירותו, מורה אותנו שלא לפגוע בה {סעיף 3 לחוק}.

אלא, שההגנה על הקניין הרוחני ועל סימני המסחר בכלל זה, מתנגשת מעצם טיבה וטבעה עם זכות חוקתית אחרת- חופש העיסוק והזכות לתחרות חופשית הנגזרת ממנו {ע"א 9191/03 V&S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6), 869, 877 (2004)}.

כמו-כן, הענקת מונופול רחב שוליים לבעל הקניין הרוחני לעשות שימוש ייחודי בקניינו זה, יש בה כדי לפגוע בקיומו של שוק מוצרים חופשי ומגוון המסייע בפיתוח הכלכלה וחיי המסחר.

בבואנו לשרטט את גבולותיה של ההגנה על סימן המסחר יש לחתור על-כן, ככל הניתן, לאיזון בין ההגנה הנדרשת על הסימן הרשום ובין "הפקעת" כל סימן אחר, תהא רמת הדמיון ביניהם אשר תהא, מרשות הכלל {ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין, פורסם באתר האינטרנט נבו (27.08.12)}.

כידוע, תכליתו של ההסדר בעניין הפרת סימני מסחר הינה כפולה: מחד גיסא - הגנה על הציבור מפני הטעיה, ומאידך גיסא - הגנה על היחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש {רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2), 438, 450 (2003) (להלן: "עניין טעם טבע")}.

המבחן המשמש לקביעת קיומו של דמיון בין סימן מסחר מפר לסימן מסחר רשום הינו המבחן המשולש המשמש אף בעוולת גניבת עין.

עם-זאת, כאמור, מושא הבדיקה בשני המקרים הוא שונה: ככלל, בהפרת סימן מסחר נבדק אך ורק הדמיון בין הסימן המפר לבין סימן המסחר הרשום, בעוד שבגניבת עין המבחן רחב יותר.
הבדל נוסף בין עוולת גניבת עין לבין תביעה בגין הפרת סימן מסחר נעוץ בסוגיית ההטעיה.

בעוד שאין חולק כי רכיב ההטעיה בגניבת עין הוא רכיב חיוני אשר בהעדרו לא תתגבש עילת תביעה, הרי ששאלת מקומה של ההטעיה כאחד היסודות הטעונים הוכחה בתביעה בגין הפרת סימן מסחר אינה פשוטה, ופנים לה לכאן ולכאן.

בעניין טעם טבע הקיש השופט (כתוארו אז) גרוניס בין המבחן המשמש לבחינת הדמיון במקרים של הפרת סימן מסחר, לבין אלה המקובלים בשלושה תחומים: גניבת עין, בחינת כשירות רישומו של סימן מסחר ובחינת כשירות שמה של חברה לפי סעיף 27 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

בכך קבע השופט גרוניס כי על-מנת להוכיח הפרה נדרש התובע להצביע על דמיון מטעה בין הסימנים.

לעומת-זאת, ב- ע"א 8483/02 {אלוניאל בע"מ נ' מקדונלד, פ''ד נח(4), 314 (2004)}, סבר השופט (כתוארו אז) ריבלין (בדעת רוב) כי על-פי לשונה של פקודת סימני המסחר, יסוד ההטעיה אינו הכרחי.

השופטת (כתוארה אז) נאור סברה (בדעת מיעוט) כדעתו של השופט גרוניס בעניין טעם טבע, בהטעימה כי "הפרת סימן מסחר מצריכה דמיון מטעה העלול לגרום לכך שמי שמשתמש בסימנו של חברו ייהנה מהמוניטין של בעל הסימן".

ניתן להסביר את ההבדל בין הגישות השונות על רקע תפישת הרציונאל הניצב בבסיס דיני סימני המסחר.

ככל שהדגש הוא על הגנה על זכותו הקניינית של בעל הסימן, כך פוחת משקלה של סוגיית ההטעיה, וככל שהדגש הוא הגנה על הציבור מפני הטעיה, פשיטא שאין לך הפרה מבלעדי החשש לקיומה {ע"א 8483/02 אלוניאל בע"מ נ' אריאל מקדונלד, פ"ד נח(4), 314 (2004)}.

על-אף האמור, דומה כי קיימת הסכמה בין שתי האסכולות כי בנסיבות מסויימות יש להחיל את מבחן ההטעיה בבואנו לדון בטענה להפרת סימן מסחר.
המבחן לקיומה של הפרה, כאשר אין מדובר בסימן זהה, הוא מבחן הדמיון המטעה. היינו, יש לבחון האם הסימן המפר דומה לסימן הזכאי להגנה, עד כדי קיומו של חשש סביר להטעיה של הציבור.

בחינת רמת הדמיון בין שני סימנים לא זהים במסגרת טענת הפרה, נעשית בדומה למבחן המיושם על-פי סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר בעת בחינת כשירותו של סימן לרישום, ולפיו לא יירשם סימן הדומה עד כדי להטעות.

כאשר עניין לנו בשימוש הנעשה בסימן דומה, להבדיל משימוש הנעשה בסימן זהה, הטוען להפרה צריך להוכיח שהסימן האחר דומה לסימנו עד כדי הטעיית הציבור.

הטעיה אינה יסוד הכרחי של ההפרה. מקום בו נעשה שימוש בסימן זהה לסימן המסחר הרשום, מתקיימת הפרה אף אם בפועל השימוש המפר אינו מטעה צרכנים {ע"א 5066/10 שלמה א. אנג'ל בע"מ נ' י. את א. ברמן בע"מ ואח', תק-על 2013(2), 7597 (2013)}.

כאשר עניין לנו בשימוש הנעשה בסימן דומה, להבדיל משימוש הנעשה בסימן זהה, הטוען להפרה צריך להוכיח שהסימן האחר דומה לסימנו עד כדי הטעיית הציבור, והבחינה בהקשר זה נעשית "ביחס לאנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה" {עניין טעם טבע}.

דרישת הדמיון בין שני מוצרים הינה ברף העולה על זה של "קשר" בלבד {סעיף 46א(ב) לפקודה}. עצם החיקוי אינו מעיד בהכרח על כוונה להטעות את הלקוחות וכי גם כוונה להטעות "אינה מחייבת את המסקנה כי אכן התקיים חשש להטעיה" {ע"א 9070/10 טלי דדון-יפרח נ' א.ת.סנאפ בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (12.3.12)}.

כפי שכבר הוזכר לעיל, המבחן המקובל לבחינת קיומו של דמיון מטעה הינו "המבחן המשולש", הכולל את מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורה וחוג הלקוחות; ומבחן נסיבות העניין {ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין, פ"ד יח(3), 275, 278 (1964)}.

לצד המבחן המשולש החילה הפסיקה במקרים מסויימים מבחן כללי של "שכל ישר", בעיקר כאשר יש לבחון האם קיים מסר רעיוני משותף בין הסימנים {ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' שגב, פורסם באתר האינטרנט נבו (23.08.06)}.

מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות עוסק בהשפעת סוג הטובין על מידת הסיכון בהטעיית הצרכנים. באשר למבחן זה, נקבע בעבר כי כאשר מדובר במוצרים שעלותם גבוהה או בשירותים שחשיבותם רבה סביר להניח שהצרכנים יטו לערוך בדיקה מעמיקה יותר לפני ביצוע העסקה ועל-כן החשש להטעיה פוחת {עניין טעם טבע}.

מבחן חוג הלקוחות בוחן שני עניינים משלימים. האחד, האם סביר שאותו חוג לקוחות יתעניין בשני המוצרים; והשני, כיצד מאפייניו של חוג הלקוחות הרלבנטי משפיע על הסיכוי להטעיה.

כך למשל, נקבע כי גם אם קיים הפרש מחירים בין המוצרים, אך ההפרש אינו גבוה, אין בכך כדי להוביל למסקנה שלכל אחד מהמוצרים קהל לקוחות מובחן באופן המונע חשש להטעיה. זאת במיוחד אם המוצר שנטען כמפר הוא זול רק במעט מהמוצר השני, אזי סביר כי הלקוח יעדיף לשלם מחיר נמוך יותר מבלי לתהות על פשרו של מחיר זה {ע"א 3975/10PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A נ' AKISIONERNO DROUJESTVO, פורסם באתר האינטרנט נבו (02.10.11)}.

3. מצב של שימוש בסימן זהה ומצב של שימוש בסימן דומה
מהפסיקה עולה הבחנה בין מצב בו מדובר בשימוש בסימן זהה, לבין מצב בו מדובר בשימוש בסימן דומה.

אמנם, גם זה מהווה "הפרה" בהתאם להגדרתה בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר.
הבחנה זו יש בה טעם. בנסיבות בהן מדובר בתביעה בגין שימוש בסימן דומה, הרי שגם לשיטתם של אלו המדגישים את הרציונאל הקנייני של דיני סימני המסחר, נדרשת אמת מידה לבחינת קיומה של פגיעה, ומבחן ההטעיה עונה היטב על צורך זה.

הדרישה להוכחת יסוד ההטעיה כאשר מדובר בסימן דומה, משרתת היטב את התכליות השונות המתרוצצות בקרבם של דיני סימני המסחר.

תחת הרציונאל הקנייני, יסוד ההטעיה משמש אמת מידה טובה לבחינת פגיעה בזכותו הקניינית של בעל הסימן המקור. ואילו תחת רציונאל ההטעיה, המבחן והתכלית שזורים זה בזה.

סעיף 46א(א) לפקודת סימני מסחר מעניק לבעליו של סימן מסחר מוכר היטב זכות "שימוש ייחודי בסימן המסחר".

ברם, אין פירוש הדבר כי בכך נפתחת הדרך בפני כל אשר לבו חפץ לעשות שימוש בסימן הדומה לסימן מסחר המוכר היטב. כך מלמדת אותנו הגדרתה המפורשת של התיבה "הפרה" בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר (נוסח משולב), התשל"ב-1972:

" "הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך.

(3) בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לעניין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לעניין טובין מאותו הגדר;

(4) בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שאינם מאותו הגדר, ובלבד שיש בשימוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום, עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור..."

אמור מעתה: כאשר מדובר בסימן מסחר מוכר היטב, בין אם רשום ובין אם לאו, זכאי בעל הסימן להגנה לעניין טובין מאותו הגדר, ובלבד שהסימן המפר זהה או דומה לו עד כדי להטעות.

ואילו כאשר מדובר בסימן מסחר מוכר היטב שהוא רשום, זכאי בעל הסימן להגנה גם לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, ובלבד שיש בסימן המפר כדי להצביע על קשר בין הטובין לבין בעל הסימן, ובעל הסימן עלול להיפגע כתוצאה מהשימוש בסימנו.

בכך באה לידי ביטוי עוצמתו הכפולה של סימן מסחר מוכר היטב. אין הוא זקוק לרישום לשם הגנה לגבי טובין מאותו הגדר, וככל שנרשם פורשׂ הוא חסותו גם על טובין שאינם מאותו הגדר.

עם-זאת, מבחן ההפרה בשני המקרים שונה. כאשר מדובר בטובין מאותו הגדר (בין אם הסימן רשום ובין אם לאו), המבחן להפרה הוא מבחן ההטעיה.

ואילו כאשר מדובר בטובין שאינם מאותו הגדר (לגבי סימן רשום) המבחן להפרה מורכב משני תנאים מצטברים: האחד - קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום, והשני - פגיעה פוטנציאלית בבעל הסימן כתוצאה מהשימוש בסימן {ראה בפקודת סימני המסחר, סעיפים 11(13) ו- 11(14) לפקודה העוסקים בסימנים שאינם כשירים לרישום מחמת היותם זהים או דומים לסימן מסחר מוכר היטב, וסעיפים 46א(א) ו- 46א(ב) לעניין השימוש הייחודי המותר לבעל הסימן, שהם תמונת ראי להגדרת "הפרה" בסעיף 1 דלעיל}.

ודוק: ניתן לפרש את ההבחנה בפקודה בין הגדרת "הפרה" בסעיף-קטן (3) לבין זו הקבועה בסעיף-קטן (4) באופן שונה.

כך, בעניין Unilever הבחינה השופטת ברלינר בין סימן מסחר מוכר היטב רשום לגביו די ב"מבחן הקשר", לבין סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום לגביו הרף הוא "מבחן ההטעיה" {עמיר פרידמן, מהדורה שלישית}.

הפרשנות לעיל, ולפיה ההבחנה בין סעיף-קטן (3) לבין סעיף-קטן (4), אינה מתמצית בשאלת רישומו של הסימן, אלא בשאלת הגדר הטובין, מתיישבת עם לשון הפקודה באופן מיטבי.

אפנה בהקשר זה ללשונו של סעיף-קטן (3), הנוקטת במילים "בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום". לאמור, סימן מסחר מוכר היטב - בין אם רשום ובין אם לאו - מקנה הגנה לבעליו לגבי אותו סוג טובין, ומבחן ההפרה הוא מבחן ההטעיה (לגבי סימן דומה).

ואילו סעיף-קטן (4) מרחיב את ההגנה על סימן מסחר מוכר היטב לרובד נוסף, בקבעו כי ככל שמדובר בסימן מסחר רשום, אזי מתפרשת הגנתו גם על טובין שאינם מאותו הגדר, ומבחן ההפרה לעניין טובין שאינם מאותו הגדר הוא מבחן מצטבר המשלב בין "מבחן הקשר" ובין מבחן הפגיעה הפוטנציאלית בבעל הסימן.
פרשנות זו יוצרת איזון ראוי בין כוחו של סימן מסחר מוכר היטב רשום לבין כוחו של סימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום. אם תאמר כי סעיף-קטן (3) עוסק בסימן מסחר מוכר היטב שאינו רשום, ואילו סעיף-קטן (4) עוסק בסימן מסחר מוכר היטב רשום, התוצאה היא כי בעל סימן מסחר רשום לעולם יידרש להוכיח חשש לפגיעה (לצד "מבחן הקשר"), בין אם מדובר בטובין מאותו הגדר ובין אם לאו, ואילו בעל סימן לא רשום יסתפק במבחן ההטעיה.

הגם שרף "מבחן הקשר" נמוך יותר מאשר רף ההטעיה, קשה להלום כי לגבי טובין מאותו הגדר יידרש בעל הסימן הרשום להוכיח חשש לפגיעה, ואילו בעל הסימן הלא רשום יהיה פטור מכך.

4. ההגנה על סימן מסחר מוכר
ההגנה על סימן מסחר מוכר היטב מצאה את מקומה בפקודת סימני מסחר, בעקבות חקיקתו של החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), תש"ס-1999.

מכוח חוק זה הוכנסו שורה של תיקונים בדיני הקניין הרוחני במטרה להתאימם לדרישות הסכם הטריפס, על רקע חתימתה של מדינת ישראל על הסכם להקמת ארגון הסחר הבינלאומי {במבוא לדברי ההסבר להצעת החוק, צויין כי מטרתו העיקרית של הסכם הטריפס "להסיר את הקשיים העשויים להתעורר במסחר הבין-לאומי בעניין זכויות בקניין רוחני" (הצעת החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני - התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ"ט-1999, ה"ח הממשלה 2819, בעמ' 524}.

הגדרתו של "סימן מסחר מוכר היטב" בסעיף 1 לפקודה, כפי שצוטט לעיל, מצביעה גם היא על ההקשר הבינלאומי הניצב בבסיס ההגנה עליו, ואף בספרות התייחסו אל סימן מסחר מוכר היטב כאל "סימן בעל מוניטין בינלאומיים" {מ' דויטש עוולות מסחריות (נבו הוצאה לאור, תשס"ב), 36}.

ואמנם, פסקי-דין אשר דנו בטענות הקשורות לסימן מסחר מוכר היטב, עשו זאת ככלל באספקלריא של עסק בינלאומי.

כך, למשל, בהקשר של דוקטרינת דילול המוניטין {ע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ''ד נב(3), 276, 282 (1998); וראה גם דברי השופטת ברלינר ב- ע"א 10959/05 Tea Board נ' Delta Lingerie S.A.OF Cachan, פורסם באתר האינטרנט נבו (07.12.06)}.

עיון בלשון הפקודה ובהגדרתו של "סימן מסחר מוכר היטב", מעלה כי על פני הדברים, אין הכרח לפרש אותה בתור כזו החלה אך ורק לגבי סימן המוכר בשווקים בינלאומיים, ולכאורה לשון הפקודה סובלת גם פרשנות אחרת {ראה פרידמן, מהדורה שלישית, 789}.

עם-זאת, על רקע ההיסטוריה החקיקתית המתוארת, דומה כי הרחבת הגנתו של סימן מסחר מוכר היטב גם לגבי סימנים המוכרים רק בשוק הישראלי, אינה נטולת קושי.

על-כך אוסיף, ברוח דבריו של השופט רובינשטיין ב- ע"א 9191/03 V&S Vin} Spirt Aktiebolag חברת הכרם בע"מ נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6), 869 (2004)}, כי יש לנקוט משנה זהירות בבואנו לפרש את ההגנה המרחיבה של סימן מסחר מוכר היטב גם לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, "כדי שלא לפגוע יתר על המידה בתחרות ובחופש העיסוק".

5. נפקות הרישום של סימן המסחר
סימן מסחר מבחין בין מוצריו של בעל סימן המסחר לבין המוצרים המתחרים (באותו ענף ולעיתים אף בענפים אחרים).

רישום סימן המסחר מאפשר לבעל הסימן להגן על המוניטין שנוצר למוצריו. נוכח האמור, נועדו הוראות פקודת סימני המסחר להעניק הגנה ליחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש {על תוצרים רוחניים כקניין המוגן בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וראה מ' דויטש עוולות מסחריות, (נבו הוצאה לאור, תשס"ב), 36}.

לצד הגנה זו נועדה הפקודה להגן אף על האינטרס הציבורי שבמניעת הטעיה עקב שימוש בלתי-מורשה בסימן המסחר {ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873, 887, (2004)}.

מנגד, הפקעת יתר של סימנים מנחלת הכלל (על-ידי רישומם) עלולה לפגוע בחופש העיסוק ובחופש הביטוי של כלל הציבור.

לפיכך, נדרש הליך הרישום של סימני המסחר לאזן בין כלל האינטרסים הנזכרים, ומחייב איפוא נקיטה במידה רבה של זהירות {עניין טוטו, 888}.

6. אבחנה בין ארבעה שמות המשמשים במסחר, לפי מידת ההגנה המוענקת להם
כפי שכבר הוזכר בחיבור זה, יש הנוהגים להבחין בין ארבע קטגוריות של שמות או של מונחים המשמשים במסחר, לפי מידת ההגנה הניתנת להם.

בני הקטגוריה הראשונה - שמות גנריים - לא יזכו כלל להגנה.

בני הקטגוריה השניה - שמות תיאוריים - יזכו להגנה מעטה ביותר ובמקרים נדירים.

בני הקטגוריה השלישית - שמות מרמזים - יזכו להגנה מוגברת.

ובני הקטגוריה הרביעית - שמות "שרירותיים" או שמות דמיוניים - יזכו להגנה הרבה ביותר {ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) - עיתון "משפחה" נ' אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3), 933, 943 (2001)}.

לאבחנה דומה בארה"ב ראו Union National Bank of Texas, Laredo, Texas v. Union National Bank of Texas, Austin, Texas, 909 f.2d 839, at 844).

אף בפקודת סימני המסחר נקבעו מספר הוראות, הבאות לשמור על אותו איזון. הרלבנטית לענייננו היא הוראת סעיף 8, הקובעת כלהלן:



"8. סימנים כשרים לרישום
(א) אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן: "בעל אופי מבחין") .

(ב) הרשם או בית-המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום".

(הוראות דומות מצויות באנגליה: sections 3(1)(c), 3(1)(d) of the Trade Marks Act 1994 (the "1994 Act"), ובארה"ב: (e)(1)1052� 15 U.S.C).

הפקודה אוסרת איפוא על רישומם של סימנים, שאינם נושאים אופי מבחין.

מכאן, שסימן המקובל או משותף לכלל העוסקים במסחר או בשירות מסויים (פרידמן, 149) או סימן המתאר "את הטובין או את השירותים לגביהם נדרשים הסימנים לרישום כסימני מסחר" {בג"צ 197/51 קוקה קולה נ' השותפות ויטה, פ"ד ח(2), 772, 779 (1954)}, לא יוכלו להירשם כסימן מסחר, אלא אם הם נושאים, כאמור, אופי מבחין, היינו "שהקהל מתחיל להכיר בהם לא רק ככינוי או כתיאור אלא כסימן או שם המזהים את העסק או הטובין עם התובע" {ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה נ' LES VERREIES DE SAINT GOBAIN, פ"ד מה(3), 224, 235 (1991)}.

השאלה אותה יש לבחון איפוא היא מיקומו של השם הנדון על "ציר התיאוריות". מלה שאינה נמצאת במקום גבוה על אותו ציר - בדימוי אנכי - תזכה להגנה רחבה.

מילה הנמצאת במיקום גבוה באותו ציר תזכה להגנה נמוכה יותר.

בקצהו העליון של ציר התיאוריות מצויים שמות גנריים, שהוגדרו באופן הבא: "הסוג, או הזן, שאליו משתייך הנכס, או השירות, שבו מדובר, אין אדם זכאי להשתלט על שם גנרי, שכן זכותם של כל העוסקים במקצוע לתאר מוצריהם בשמם הגנרי. עורך-דין לא יוכל להשתלט על 'עריכת-דין' ומוכר מנועים לא יקנה מונופולין ב'מנועי דיזל'" {עניין משפחה, 944}.

לשם בחינת קיומו של אופי מבחין לסימן גנרי נדרש בעל הסימן להוכיח כי השם רכש משמעות שניה, המבחינה בין מוצרים מאותו התחום, והיוצרת זיקה בלעדית בין השם של מוצר אלמוני לבין בעליו {עניין טוטו, 890}.

ועוד: ככל שמידת הגנריות של השם גדולה יותר, נטל ההוכחה בדבר משמעות שניה כבד יותר {פרידמן, 136, 260}.

7. היאבד סימן מסחר מאופיו המבחין?
ייתכנו מצבים בהם היה סימן כלשהו שהיה כשיר לרישום מאבד במשך הזמן מסגולת האבחנה שלו והופך להיות לסימן הפתוח לשימוש הכלל {בג"צ 450/80 סעד אל דין נ' רשם סימני המסחר, פ"ד לה(2), 187 (1980); פרידמן, 151, 260-259}.

מצבים אלה ייתכנו כאשר הסימן השיג הכרה בקהל בקנה מידה רחב ביותר, אך המתחרים משתמשים בו גם הם.

או כשהציבור מזהה את הסימן עם שם או כינוי הסחורה ולא כשם של מוצר ספציפי {W.R. Cornish Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights (4th Edition) pp. 626}.

בכגון דא ניתן יהיה לעתור למחיקתו של הסימן מפנקס סימני המסחר {סעיף 11(8) לפקודה; פרידמן, 478}.

וכן, כי מצב דברים זה יכול להתקיים אף בסימן שטרם נרשם: יייתכן מצב בו בתחילה סימן פלוני היה, לכולי עלמא, בעל אופי מבחין, אולם הבקשה לרישומו הוגשה לאחר שנים רבות של שימוש.

עשויה להתקבל הטענה, לפיה אין הסימן כשיר לרישום (בעת הגשת הבקשה) שכן במשך הזמן איבד מאופיו המבחין והפך לשם גנרי.

גם באנגליה, העובדה כי סימן מסויים הפך לשם גנרי או לשם פתוח למסחר, עלולה, בנסיבות מסויימות להוות עילה למחיקתו של אותו סימן מהמרשם

הוראה דומה מצויה אף בחוקי האיחוד האירופי בנוגע לסימני מסחר {Article 12(2)(a) of the European Trade Marks Dierctive }.

הליך ההכרזה על סימן בעל אופי מבחין כעל שם גנרי, צריך שייעשה בזהירות רבה. יש להתייחס בזהירות רבה להתפתחויות לפני שמסיקים את המסקנה שהסימן אינו עוד בעל אופי מבחין.

עצם העובדה, שסימן ידוע גרם לחיקויים רבים, טרם הופך אותו לנחלת הכלל.

יש לזכור, כי הפיכתו של מוצר מסויים למותג (בין היתר על-ידי שימוש בסימן מסחר) מצריכה השקעה מרובה הכרוכה לעיתים קרובות בהקצאת משאבים ומאמצים רבים {כגון ממון, זמן, מאמצים נפשיים ועוד}.

על היקף ההשקעות של בעל תוצר רוחני כשיקול בבחינת ההגנה הניתנת לו וכי בסופו-של-יום, הכרזה על סימן מסחר כעל שם גנרי ייתכן לראותה כהפקעת קניינו של הפרט, או כמעין - הפקעה.

אכן, ייתכנו מצבים, שבהם האינטרס הציבורי יגבר על זכותו של הפרט לקניין. במצבים בהם כאשר הותרת המילה ב"חזקתו" של הפרט עלול ליצור רִיק בלשון או בשפה המדוברת והשגורה: "המטרה היא מניעת זליגתם של ביטויים שגורים בתחום מנחלת הכלל, זליגה אשר תצמצם בהכרח את אוצר המילים הכשירות לשימוש בלתי-מוגבל" (עניין טוטו, 889).

בכגון דא, בהיקש לא מושלם. יהיה על בעל הסימן "לספוג עלות זאת של הפקעת הסימן כחלק מהמחיר שהוא משלם על היותו חבר בקהילה {דנ"א 1333/02 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, רעננה נ' הורוביץ, פ"ד נח(6), 289, 302, (2004)}.

עם-זאת, כעניין של מדיניות ראויה, ראוי להתיר אותה הפקעה או מעין-הפקעה רק כאשר אותו אינטרס ציבורי הוכח כהכרח.

גם דיני סימני המסחר אינם מאפשרים ברוחב-לב הפקעת זכויות מטעמים הנעוצים באינטרס הציבורי. ההנחה היא שהאינטרס הציבורי ימצא את סיפוקו במצבים אלה, גם מבלי לכפות על בעל הקניין פגיעה בקניינו, וזאת באמצעות כך שמתחרה יפנה לדרכי ביטוי מקוריות משלו {דויטש, 227}.

מכאן, ברור הטעם לזהירות ולנטל ההוכחה המוגבר הנדרשים בהליך הכרזה על סימן בעל אופי מבחין כעל שם גנרי. נציין עוד, כי מהאמור עולה, שנודעת משמעות רבה למיהותו של המבקש להכריז על סימן מסחר כשם גנרי ולאינטרסים העומדים בבסיס בקשתו {ע"א 8778/04 מחלבות יוטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (30.04.04)}.

8. תחרות בין הטוענים לזכות בסימן המסחר
סעיף 29(א) לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 קובע כלהלן:

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו."
הפסיקה יצקה תוכן לסעיף, וקבעה כי המבחנים לאורם נבחנת שאלת זכותו של מי מבין המבקשים עדיפה, הם: תאריכי הגשת הבקשה לרישום; מידת השימוש שעשה כל צד בסימן המבוקש על ידו עד להגשת הבקשה וממועד הבקשה; ותום-הלב של המבקשים בבחירת הסימן המבוקש {בג"צ 476/82 אורלוגד נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לט(2), 148 (1985), ע"א 2498/97 רובי בוס בע"מ נ' Hugo Boss A.G. , פ"ד נב(5), 665 (1998), ע"א 11188/03 קונטקט לינסן נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (05.05.05)}.

9. תום-לב
מצב בו פלוני משתמש במוניטין של אחר לצורך קידום עסקיו הוא, הוא סטיה מאותה "התנהגות מסחרית ישרה והגונה" {פרידמן, 428}, ועלול לעלות איפוא כדי חוסר תום-לב.

השימוש במוניטין של עסק מפורסם, שפרסומו חוצה גבולות, על-ידי גורם זר לשם קידום עסקיו שלו הוא בבחינת תחרות בלתי-הוגנת.

השימוש בסימן המפורסם אינו הוגן משני היבטים לפחות - ראשית, המשתמש בסימן המסחר קוצר פירות של מוניטין עליהם לא הוא טרח. הוא נהנה, ללא הצדקה, מהיתרון שמקנה לו השימוש בסימן המסחרי המפורסם. שנית, ניצול המוניטין טומן בחובו פגיעה אפשרית בבעליו החוקיים של סימן המסחר, בגלל פיחות ודילול המוניטין ושחיקת הייחודיות של סימן המסחר {עניין מחלבות יטבתה}.


10. רישום מקביל של סימנים
סעיף 30(א) לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972, מאפשר בנסיבות המנויות בו, רישום מקביל של שני סימנים או יותר. זוהי לשונו של הסעיף:

"(א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום-לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות לדעתו רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם."

בהחלטות לפי סעיף זה יושם הדגש על תום-ליבו של כל צד באימוץ הסימן, וכן על הצורך להגן על ציבור הצרכנים מפני סימנים דומים העלולים לגרום להטעיה או לתחרות מסחרית בלתי-הוגנת {פרידמן, 431}.

על שאלת תום-ליבם של הצדדים עמדנו לעיל - בדיון לעניין סעיף 29 לפקודה.

בנוסף, סבורני כי בנסיבות העניין רישום מקביל עלול לגרום להטעיה. כבר נקבע מספר רב של פעמים כי למלים תחיליות יש משקל יתר בשאלת הדמיון בין הסימנים. הדבר הגיוני לאור העובדה שלקוח סביר סוקר בעיניו את שורות המוצרים ונתקל על-פי רוב במילים הראשונות שבכל מוצר או בעיצוב בולט במיוחד.

11. כשרות לרישום סימן מסחר - כללי
הוראות פקודת סימני המסחר, נועדו להגן על שם מסחרי שרשם אדם (או חברה), שהפך לקניינו, והוא רכש לעצמו מוניטין באמצעות השימוש בו.
לצד ההגנה על קניינו של הפרט, מגנות הוראות הפקודה גם על האינטרס הציבורי על שני פניו: הפן האחד, אינטרס הציבור שלא להיות מוטעה עקב שימוש בלתי-מורשה בסימן המסחר הרשום.

הפן השני, הינו אינטרס הציבור לחופש עיסוק ולחופש ביטוי, אשר עלולים להיפגע אם תיווצר הפקעת יתר של סימנים בהקשר המסחרי, מנחלת הכלל.

איזון כל האינטרסים הללו מחייב נקיטת מידה רבה של זהירות בתהליך אישור סימני מסחר כראויים לרישום {להלן: עניין טוטו זהב}.

בסעיפים 8, 9, 11 ו- 12 לפקודה מוגדרים סימנים שאינם כשרים לרישום. הסעיף המרכזי מבין הסעיפים הללו הוא סעיף 11, המונה 14 חלופות, כל חלופה מגדירה סוג מסויים של סימנים שאינם כשרים לרישום.

החלופות הרלוונטיות לענייננו, הן החלופות המצויות בסעיף 11(10) ובסעיף 11(11) לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972, וזו לשונן:

"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום (תיקון התש"ס):
...
(10) סימן המורכב מספרות, אותיות או מילים, הנוהגות במסחר לציונם או לתיאורם של טובין או סוגי טובין או הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9;

(11) סימן שמשמעותו הרגילה גיאוגרפית או שם משפחה, אם אינו מוצג בדרך מיוחדת, זולת אם הוא בעל אופי מבחין כמשמעותו בסעיפים 8(ב) או 9."

על-פי לשון הפקודה, שם גיאוגרפי לא יוכר כסימן מסחר רק אם "משמעותו הרגילה גיאוגרפית". נדרש כי משמעותו הרגילה תהיה גיאוגרפית כדי לפוסלו מהיות סימן מסחר. בפסיקה ובספרות הובהר כי רק אם "המקום הגיאוגרפי הוא בעל האופי המבחין, דהיינו, המקום שממנו מגיעות הסחורות נושאות הסימן רכש מוניטין בשל תכונה המיוחסת לו, הרי שסימן המבקש לאמץ לעצמו את שם המקום בכדי להיבנות ממוניטין זה לא יהיה כשר לרישום ולא יוכל לזכות את בעליו במונופולין לו זכאי בעל סימן רשום" {עמיר פרידמן סימני מסחר, דין, פסיקה ומשפט משווה, כרך ראשון (מהדורה שלישית), 324}.

ב- ת"א (יר') 9091/07 {אמריקן קולוני אוף ג'רוזלם בע"מ נ' הקולוני ירושלים בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (29.10.09)} נאמר בהקשר זה:

"הגיון הדברים ברור. אם המקום הגיאוגרפי הוא הוא האופי המבחין, הרי שאין ניתן לשלול מיצרנים אחרים מלציין את תכונתו זו של המוצר על מוצריהם."

בהמשך פרשת אמריקן קולוני התייחס בית-המשפט לשאלת מיקומה של המילה על ציר התיאוריות, על-מנת לקבוע את מידת ההגנה שיש ליתן לה.

השאלה היא שאלה של מידה. "ככל ש"מידת הגנריות" של הסימן גדולה יותר, כך נטל ההוכחה בדבר רכישת משמעות שניה כבד יותר.
לעיתים, מידת הגנריות תהיה כמעט מוחלטת, עד אשר נטל ההוכחה שיידרש להוכחת אופי מבחין ישאף לאין סוף.

החשיבות לפיכך - אינה אבחנה בין שם גנרי לשם תיאורי אלא במיקומו של השם הנדון על "ציר התיאוריות".

כדי למקם מילה על ציר התיאוריות, כל שעלינו לעשות הוא לבדוק ולדעת אם זו מילה בעלת משמעות בשפה הנדונה.

מילה שאינה נמצאת במקום גבוה על אותו ציר תיאוריות תזכה להגנה רחבה. מילה הנמצאת במיקום גבוה באותו ציר תזכה להגנה נמוכה יותר.

המיקום בציר התיאוריות יסייע גם בשאלת מידתו של האופי המבחין הנדרש כדי להעניק משמעות שניה לשם שמדובר בו, אותה משמעות המבחינה בין מוצר פלוני למוצר אלמוני באותו תחום.

ככל שהסימן מתאר את הטובין בצורה ישירה וממשית יותר, כך יידרש המבקש להוכיח ברמה גבוהה יותר שהשימוש שנעשה בסימן בצינורות המסחר, הקנה לסימן סגולת אבחנה נרכשת ביחס למקור הטובין נושאי הסימן לצורך רישומו בפנקס הזכויות {פרידמן מהדורה שלישית, 317}.