אבחנה בין ארבעה שמות המשמשים במסחר, לפי מידת ההגנה המוענקת להם

בהקשר זה יש הנוהגים להבחין בין ארבע קטגוריות של שמות או של מונחים המשמשים במסחר, לפי מידת ההגנה הניתנת להם:

הראשון, שמות גנריים;

השני, שמות תיאוריים;

השלישי, שמות מרמזים (SUGGESTIVE);

הרביעי, שמות "שרירותיים" או דמיוניים.

בני הקטגוריה הראשונה - שמות גנריים - לא יזכו כלל להגנה; בני הקטגוריה השניה - שמות תיאוריים - יזכו להגנה מעטה ביותר ובמקרים נדירים.

בני הקטגוריה השלישית - שמות מרמזים - יזכו להגנה מוגברת ובני הקטגוריה הרביעית - שמות "שרירותיים" או שמות דמיוניים - יזכו להגנה הרבה ביותר.

ארבע קטגוריות אלו יסודן הוא בהלכות שנארגו משך השנים ליריעה אחת. מבחנים אובייקטיביים עושים אותן, והמכנה המשותף לכולן הוא הרצון למנוע הקניית מונופולין בשמותיהם של טובין מסויימים.

כל זאת תוך שימת דגש שהמונופולין לא יסתור את אינטרס הציבור או את טובת הציבור {ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי, עיתון משפחה ואח' נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3), 933 (2001)}.

ולאבחנה דומה בארה"ב {Union National Bank of Texas, Laredo, Texas v. Unio National Bank of Texas, Austin, Texas, 909 f.2d 839, at 844}.

בפקודת סימני המסחר נקבעו מספר הוראות, הבאות לשמור על אותו איזון. הרלבנטית לענייננו היא הוראת סעיף 8 לפקודה הנ"ל, הקובעת כי אין סימן כשר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים {להלן: "בעל אופי מבחין"}.

בנוסף, קובעת כי הרשם או בית-המשפט הבאים לקבוע אם סימן מסחר המשמש למעשה הוא בעל אופי מבחין, רשאים לשקול הם עד כמה הפך השימוש למעשה את הסימן לבעל אופי מבחין בטובין שלגביהם נתבקש או נעשה הרישום.

הוראות דומות מצויות באנגליה {sections 3(1)(c), 3(1)(d) of the Trade Marks Act 1994 (the "1994 Act"), ובארה"ב: (e)(1)1052§ 15 U.S.C)}.
סעיף 8 לפקודה הנ"ל אוסר איפוא על רישומם של סימנים, שאינם נושאים אופי מבחין.

מכאן, שסימן המקובל או משותף לכלל העוסקים במסחר או בשירות מסויים או סימן המתאר את הטובין או את השירותים לגביהם נדרשים הסימנים לרישום כסימני מסחר, לא יוכלו להירשם כסימן מסחר {עמיר פרידמן סימני מסחר - דין פסיקה, ומשפט משווה}.

אולם, הם יכולים לעתים לרכוש "משמעות משנית" במובן זה שהקהל מתחיל להכיר בהם לא רק ככינוי או תיאור אלא כסימן או שם המזהים את העסק או הטובין עם התובע {ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים נ'S DE SAINT GOBAIN, פ"ד מה(3), 224 (1991)}.

השאלה אותה יש לבחון איפוא היא מיקומו של השם הנדון על "ציר התיאוריות".

מילה שאינה נמצאת במקום גבוה על אותו ציר - בדימוי אנכי - תזכה להגנה רחבה. מילה הנמצאת במיקום גבוה באותו ציר תזכה להגנה נמוכה יותר {ע"א 941/05 אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, תק-על 2006(4), 338 (2008)}.

בקצהו העליון של ציר התיאוריות מצויים שמות גנריים, שהוגדרו כסוג, או זן, שאליו משתייך הנכס, או השירות, שבו מדובר.

אין אדם זכאי להשתלט על שם גנרי, שכן זכותם של כל העוסקים במקצוע לתאר מוצריהם בשמם הגנרי.

עורך-דין לא יוכל להשתלט על "עריכת-דין" ומוכר מנועים לא יקנה מונופולין ב'מנועי דיזל'. בראש ובראשונה הכוונה היא לכינוי הסחורה או לשמה ולדוגמה: חמאה, שמן, גֶרֶב. השם המקובל של הטובין חייב להישאר חופשי לשימוש הציבור.

הלכה זו חלה לא רק לגבי השם בעברית, אלא אף לגבי שם הסחורה בכל שפה אחרת, המובנת לפחות לחלק ניכר של האוכלוסייה.

ובארה"ב למשל:

"A generic name is one that is used by the general public to identify category of goods, and as such merits no trademark protection." {Duluth News-Tribune, a division of Northwest Publications, Inc. v. Mesabi Publishing Company, 84 F.3d 1093, at 1096}

לשם בחינת קיומו של אופי מבחין לסימן גנרי נדרש בעל הסימן להוכיח כי השם רכש משמעות שניה, המבחינה בין מוצרים מאותו התחום.

ובנוסף יוצרת זיקה בלעדית בין השם של מוצר אלמוני לבין בעליו {ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

וככל שמידת הגנריות של השם גדולה יותר, נטל ההוכחה בדבר משמעות שניה כבד יותר. אין הדעת נותנת, כי ינכס לו פלוני מונח - שֵם - מן הלשון העברית וידיר הימנו רגליהן של כלל הבריות {ע"א 8778/04 מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, תק-על 2005(2), 781 (2005)}.

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

אבחנה בין ארבעה שמות המשמשים במסחר, לפי מידת ההגנה המוענקת להם