הליכי רישום - סעיפים 30-17 לפקודת סימני מסחר

1. הדין
סעיפים 30-17 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 קובעים כדלקמן:

"17. בקשה (תיקונים: התשס"ג (מס' 2), התשס"ז)
(א) הטוען לבעלות על סימן מסחר שבשימושו או המיועד לשימושו ורוצה לרשום את הסימן, יגיש לרשם בקשה על-כך בדרך שנקבעה.
(ב) בקשה כאמור בסעיף-קטן (א) יכול שתוגש לגבי סוג אחד של טובין או מספר סוגים של טובין.

17א. חלוקת הבקשה
(א) מי שהגיש לרשם בקשה כאמור בסעיף 17(א), לגבי כמה סוגים של טובין, רשאי, כל עוד לא נרשם סימן המסחר נושא הבקשה לפי סעיף 26, לבקש מהרשם שהבקשה תחולק לבקשות נפרדות, לפי סוגי הטובין, בדרך שנקבעה (בסעיף זה: "בקשה לחלוקה"); החליט הרשם על חלוקה כאמור, יהיה תאריכה של כל אחת מהבקשות שהופרדו כתאריך שבו הוגשה הבקשה המקורית.
(ב) הוגשה בקשה לחלוקה לאחר הפרסום של קיבול הבקשה המקורית לפי סעיף 23, יראו כל התנגדות שהוגשה לפי סעיף 24 לרישום סימן המסחר נושא הבקשה המקורית, כאילו הוגשה לגבי כל אחת מהבקשות שהופרדו, בכל שההתנגדות נוגעת אליה.

17ב. איחוד בקשות
(א) מי שהגיש לרשם כמה בקשות כאמור בסעיף 17(א) לרישום של אותו סימן מסחר רשאי, כל עוד לא פורסם קיבול הבקשות לפי סעיף 23, לבקש מהרשם לאחד את הבקשות הנפרדות לבקשה אחת, בדרך שנקבעה (בסעיף זה: "בקשה לאיחוד").
(ב) הוגשה בקשה לאיחוד, רשאי הרשם לאחד את הבקשות הנפרדות לבקשה אחת, אם שוכנע כי התקיימו שניים אלה:
(1) הבקשות הנפרדות הוגשו באותו מועד;
(2) הטוען לבעלות על סימן המסחר נושא הבקשות הנפרדות הוא, בעת הגשת הבקשה לאיחוד, אותו אדם.

18. סמכויות הרשם (תיקון התשס"ג (מס' 2))
(א) בכפוף להוראות פקודה זו רשאי הרשם לדחות בקשה או לקבל אותה כמו שהיא או בתנאים, בתיקונים או בשינויים, או בהגבלות שימצא לנכון להטיל לגבי דרך השימוש או מקום השימוש או לגבי עניין אחר.
(ב) לעניין בקשה לרישום סימן מסחר לגבי מספר סוגים של טובין, רשאי הרשם לדרוש את חלוקתה לכמה בקשות, ותאריך ההגשה של כל אחת מהבקשות שהופרדו כאמור יהיה תאריך הגשתה של הבקשה שחולקה.

19. ערעור (תיקון התש"ע)
דחה הרשם בקשה, תהא החלטתו נתונה לערעור לפני בית-משפט מחוזי, והרשם יהיה המשיב בערעור.

20. טעויות ותיקונים (תיקון התש"ע)
הרשם רשאי בכל עת לתקן טעות שבבקשה או שבנוגע אליה, בין לפני קיבולה ובין לאחריו, או להרשות למבקש לתקן אותה בתנאים שיראה מתאימים.

21. דרישת ויתור (תיקון התש"ע)
(א) היה סימן מסחר מכיל דבר המקובל באותו מסחר או דבר שאינו בעל אופי מבחין מבחינה אחרת, וראה הרשם שאין בעל הסימן זכאי לשימוש ייחודי בדבר האמור או במקצתו, רשאי הוא, בבואו להחליט אם יירשם הסימן או אם יישאר רשום בפנקס, לדרוש כתנאי לכך שבעל הסימן יוותר על הזכות לשימוש ייחודי באותו דבר או יוותר ויתור אחר הנחוץ, לדעתו, לשם קביעת זכויותיו לפי הרישום.
(ב) ויתור לפי סעיף זה לא יפגע אלא בזכויות בעל הסימן הנובעות מרישומו של הסימן, אך לא בשום זכות אחרת שלו.

22. ביטול בקשות (תיקון התשס"ז)
(א) לא מילא המבקש אחר דרישת הרשם תוך המועד שקבע ונתן הרשם למבקש הודעה בדרך שנקבעה, ועברו שלושה חדשים מיום מתן אותה הודעה ולא מילא המבקש אחר הדרישה - רשאי הרשם לראות את הבקשה כבטלה.
(ב) הרשם רשאי להאריך את המועדים שנקבעו לפי סעיף זה אם נתבקש לעשות זאת בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות ואם נתן המבקש טעמים סבירים למתן הארכה.

23. פרסום (תיקון התשס"ג (מס' 2))
קובלה בקשה, בין כמו שהיא ובין בתנאים או בהגבלות, יפרסם הרשם, בהקדם האפשרי לאחר הקיבול ובדרך שנקבעה, את הבקשה כפי שקובלה ובנקיבת כל תנאי והגבלה שעל פיהם קובלה.

24. התנגדות (תיקונים: התש"ס, התשס"ג (מס' 2), התשס"ז)
(א) תוך שלושה חודשים מיום הפרסום, רשאי כל אדם להגיש לרשם הודעה על התנגדותו לרישום הסימן.
(א1) ואלה עילות ההתנגדות לרישום סימן:
(1) קיימת סיבה ולפיה מוסמך הרשם לפי הוראות פקודה זו לסרב לבקשת הרישום;
(2) המתנגד טוען לבעלות על הסימן.
(ב) הודעה כאמור תימסר בדרך שנקבעה, ויפורטו בה נימוקי ההתנגדות.
(ג) עותק של ההודעה ישלח הרשם למבקש.
(ד) המבקש ישלח לרשם, בדרך ובזמן שנקבעו, תשובה להתנגדות, המפרטת את הנימוקים שעליהם הוא מבסס את בקשתו.
(ה) לא שלח המבקש תשובה כאמור, יראו כאילו זנח את בקשתו.
(ו) שלח המבקש תשובה, יתן הרשם עותק ממנה למי שהודיע על התנגדותו, ישמע את בעלי הדין אם נדרש לכך, ישקול את הראיות ויחליט אם יש להרשות את הרישום, ובאילו תנאים.

25. ערעור (תיקונים: התשס"ג (מס' 2), התש"ע)
(א) החלטת הרשם לפי סעיף 24(ו) תהיה נתונה לערעור לפני בית-משפט מחוזי.
(ב) ערעור לפי סעיף זה יוגש תוך שלושים יום מיום החלטת הרשם.
(ב1) המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף זה בתוך שלושים ימים מיום הגשתו.
(ג) בערעור ישמע בית-המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם, ויתן פסק-דין הקובע אם יש להרשות את הרישום ובאילו תנאים.
(ד) במשך שמיעת הערעור רשאי כל בעל דין להגיש בדרך שנקבעה, או ברשותו המיוחדת של בית-המשפט, חומר נוסף לעיונו של בית-המשפט.
(ה) לא יוכל המתנגד או הרשם להגיש נימוקי התנגדות נוספים על אלה שפירט המתנגד בהודעה על התנגדותו, אלא ברשות בית-המשפט הדן בערעור; הוגשו נימוקים ברשות כאמור, רשאי המבקש, אם נתן הודעה בדרך שנקבעה, לבטל את בקשתו בלי שיחוייב בתשלום הוצאות המתנגד.
(ו) בית-המשפט רשאי, לאחר ששמע את הרשם, להרשות שסימן המסחר שמבקשים רישומו ישונה בדרך שאינה פוגעת באופן ממשי בזהותו; סימן ששונה כך יפורסם בדרך שנקבעה בטרם יירשם.

26. רישום (תיקון התשס"ג (מס' 2))
הוגשה בקשה וקובלה, ועבר זמנה של הודעת התנגדות ולא היתה התנגדות, או היתה התנגדות והוחלט בה לטובת המבקש, ירשום הרשם את סימן המסחר, זולת אם קובלה הבקשה בטעות או אם הורה בית-המשפט הוראה אחרת.

27. תאריך הרישום
התאריך שבו הוגשה הבקשה לרישום סימן מסחר יירשם כתאריך רישומו.

28. תעודת רישום
נרשם סימן מסחר, יתן הרשם למבקש תעודה על-כך בטופס שנקבע.

29. בקשות מתחרות לסימנים זהים (תיקונים: התשס"ג (מס' 2), התש"ע)
(א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שיקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו.
(ב) על החלטת הרשם לפי סעיף-קטן (א) ניתן לערער לפני בית-משפט מחוזי בתוך שלושים ימים מיום החלטת הרשם.
(ג) המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף-קטן (ב), בתוך שלושים ימים מיום הגשתו.
(ד) בערעור לפי סעיף-קטן (ב) ישמע בית-המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם.

30. שימוש מקביל (תיקון התש"ע)
(א) ראה הרשם שהיה שימוש מקביל בתום-לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות, לדעתו, רישומם של סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמם של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם.
(ב) החלטת הרשם לפי סעיף-קטן (א) תהיה נתונה לערעור לפני בית-משפט מחוזי; ערעור כאמור יוגש תוך שלושים יום מיום החלטת הרשם; בערעור יהיו לבית-המשפט כל הסמכויות הנתונות בסעיף-קטן (א) לרשם.
(ג) המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף-קטן (ב), בתוך שלושים ימים מיום הגשתו.
(ד) בערעור לפי סעיף-קטן (ב) ישמע בית-המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם."

2. סעיף 17 לפקודת סימני מסחר
2.1 כללי
סעיף 17 לפקודת סימני המסחר קובע, כי הטוען לבעלות על סימן מסחר שבשימושו או המיועד לשימושו ורוצה לרשום את הסימן, יגיש לרשם בקשה על-כך בדרך שנקבעה.

כאמור, כל מי שטוען לבעלות על סימן מסחר המשמש אותו ומבקש את רישומו, רשאי להגיש את בקשתו לרשם {ת"א (ת"א) 1204-04 עליזה אינהסאז נ' אחים סגל-אופטו-ליין בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (06.01.11)}.

מניעת רישום כפול של זכויות בפנקס הינה כלי לשמירה על טוהר הפנקס. סעיף 17(א) לפקודה קובע את זכותו של בעל סימן מסחר להגיש בקשה לרישומו וקובע כי הרוצה לרשום סימן מסחר יגיש לרשם בקשה יחידה ולא מספר בקשות. בדומה, סעיף 17(ב) לפקודה מאפשר להגיש בקשה אחת לרישום הסימן בגין מספר סוגים.

אין הפקודה קובעת את האפשרות להגיש מספר בקשות בגין אותו סימן מסחר בסוג אחד. יש לראות בכך הסדר שלילי {תיק מס' 227449 Russian Standard Intellectual Property Holding AG נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק- פט 2013(3), 66 (2013)}.

2.2 הבחנה בין שם מיתחם לסימן מסחר
סימן מסחר מוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם".

מטרתו של סימן מסחר היא להבחין בין הסחורות והשירותים של עוסק אחד מאלה של מתחריו. היותו של הסימן בעל אופי מבחין הוא שמכשיר אותו למילוי מטרה זו .

הרעיון של סימן מסחר הוא יצירת זהות בין הסימן למוצר, עד כי הציבור, בראותו את הסימן, יקשר אותו מיד עם סחורה ממקור מסויים.

דבר המשמש למטרה תועלתית כלשהי (a functional feature) אינו סימן מסחר כשר לרישום, אפילו יש בו גם כדי לזהות את מקור המוצר ואפילו היה התובע ההוגה הראשון של הרעיון לעשות בו שימוש {בג"צ 144/85 קליל נ' רשם הפטנטים המדגמים ואח', פ"ד מב(1), 309 (1988)}.

שם מיתחם (באנגלית: Domain Name) הינו כתובת אלקטרונית של אתר אינטרנט, אליו מגיע המשתמש באמצעות הקלדתה.

שם המיתחם מזהה עבור הגולש את בעל שם המיתחם ומתפקד במידה רבה כשמו המסחרי של אותו בעל מיתחם.

רישום כתובת אלקטרונית באינטרנט, בדומה לרישום סימן המסחר, מקנה לבעל הכתובת את הזכות הבלעדית והייחודית להשתמש באותה כתובת. שם המיתחם מהווה תעודת זהות של החברה כלפי שאר המשתמשים ברשת האינטרנט.

ניתן לראות כי, השם המסחרי ושם המיתחם מיועדים לזהות את בעליהם, סימן מסחר מיועד לזהות את החברה כמקור למוצרים או לשירותים מסויימים. ואולם ייתכנו מקרים בהם ישמש שם המיתחם גם כסימן מסחר:

"The question is sometimes asked: "Is a domain name a trademark?" The correct answer is: "A domain name can become a trademark if it used as a trademark."… a domain name does not become a trademark or service mark unless it is also used to identify and distinguish the source of goods or service."

{McCarthy, On Trademarks and Unfair Competition, 4th ed., Vol. 1}

למרות מטרותיהם השונות, תיתכן זהות בין שמה המסחרי של החברה לסימנה.

המלומדיםJames Mellor, David Llewelyn, Thomas Moody-Stuart, David Keeling, Iona Berkley בספרם {Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names", 15th ed. (2011)} מסבירים כי רישום שם מיתחם כשלעצמו אינו מהווה זכות קניין רוחני אלא חוזה עם הספק ואף אינו מביא ליצירתו של מונופול או זכות בלעדית כלשהי:

"A domain name registration as such is not an intellectual property right: it is a contract with the registration authority controlling the Top Level Domain concerned allowing communication to reach the domain name owner's computer via internet links channeled through the registration authority's server. It does not create a monopoly or any other form of exclusive right. It is in many ways akin to a company name registration which is a unique identifier of a certain company but of itself confers no intellectual property right."

מבחינה זו ומבחינת התכלית אותה נועדו להגשים, ניתן להשוות בין רישום שם מיתחם לבין קבלת מספר טלפון, אשר אף הוא אינו מזכה בזכות קניין ולא ניתן לרשמו כסימן מסחר {תיק מס' 234287 ביי-טק תקשורת בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (02.09.13)}.

לעניין זה נקבע במפורש בסעיף 5א(א) {חוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982} כי הקצאת מספר טלפון הינה לשימוש בלבד ללא העברת זכות הבעלות, לפיכך לא ניתן לרשום מספר טלפון כסימן מסחר ובזאת בהתאם לסעיף 17(א) לפקודה.

אמנם לא נקבעה הוראה דומה בחקיקה הישראלית ביחס לשמות מיתחם ואולם בכלל 2 לגרסה 1.4 לכללים להקצאת שמות מיתחם תחת רמת המיתחם העליונה של ישראל, באתר איגוד האינטרנט הישראלי {פורסמו ב-http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.html} נקבע דין דומה:

"הקצאת שם מיתחם מעניקה למחזיק בו זכות שימוש, למשך תקופת רישומו, כחלק משירות פיענוח שמות המיתחם שמספק המרשם. שם המיתחם אינו נתון לזכויות קניין ולפיכך, בין היתר, אין לו 'בעלים'."

זאת ועוד, בשל ההבדלים בין שמות מיתחם וסימני מסחר, התנאים לרישום שם מיתחם שונים מהתנאים לכשירות סימן מסחר לרישום.

בעוד שתנאי לרישום סימן מסחר הינו כי יהא בעל אופי מבחין, הרי ששם מיתחם יכול שיירשם על מונח גנרי בצירוף סיומת {TLD} שאף היא גנרית באופיה.

ניתן לראות כי גם אם נרשם צירוף כלשהו כשם מיתחם, עדיין יש לבחון כי הוא בעל אופי מבחין המאפשר לו רישום כסימן מסחר לפי תנאי הפקודה.

המלומדים: James Mellor, David Llewelyn, Thomas Moody-Stuart David Keeling, Iona Berkley בספרם kerly's הנזכר לעיל, מסבירים כי החלקים בשם המיתחם המסמלים את סוג הישות בעלת כתובת והמדינה הינם גנריים באופיים:

"The Top and Second Level Domain elements for national registrations and the Top Level Domain for US domain names are generic and do not generate any form of allied IP rights. The rest of a domain name is user defined and may well spell out a trade mark or other sign used in trade leading to trade mark infringement issues and possible passing off."

בהתחשב בכך שסימנים יש לבחון בכללותם ובשים-לב לרכיביהם הדומיננטיים, הרי שנשאלת השאלה הינה האם הצירוף במלואו כשיר לרישום כסימן מסחר והאם הינו בעל אופי מבחין.

משרד הפטנטים האמריקאי התחבט בשאלה דומה ונתן לה מענה חלקי בהנחיות הבחינה T.M.E.P § 1209.03(m) : {Apr.2013 Version}

"Because TLDs generally serve no source-indicating function, their addition to an otherwise unregistrable mark typically cannot render it registrable…"

עמדה זו אף הובעה בבית-המשפט הפדרלי בארה"ב בבחינתו סימן מסחר זהה כמעט לסימן מושא הליך זה ב- In re Hotels.com, L.P. 573 F.3d 1300} 91 USPQ2d 1532 (Fed. Cir. 2009) }. בית-המשפט דן בערעור על החלטת ועדת הערעורים במשרד הפטנטים האמריקאי שסירב לרשום את הסימן "Hotels.com" בקבעו כי:

"We agree with the TTAB that for the mark here at issue, the generic term "hotels" did not lose its generic character by placement in the domain name HOTELS.COM.

We conclude that the board satisfied its evidentry burden, by demonstrating that the separate terms "hotel" and ".com" in combination have a meaning identical to the common meaning of the separate components."

לצורך הוכחת אופיו המבחין הנרכש של סימן נקבעו מספר מבחנים והם תקופת השימוש בסימן, מידת הפרסום לה זכה והאמצעים שהושקעו על-ידי בעל הסימן ביצירת קשר מחשבתי בין הסימן לתודעת הציבור.

כן יש לבחון האם בעקבותיו השימוש בסימן יקשר הציבור את הטובין או השירותים נושאי הסימן המבוקש עם בעליו {ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

ב- ע"א 715/68 {פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין, פ"ד כג(2), 43 (1969)} בית-המשפט קבע כי זכויות הצדדים המתחרים זה בזה, בסעיף 17 לפקודה הנ"ל, הן בעצם זכויות שליליות. מה שעומד לדיון בהליך לפי סעיף זה הוא מי מבין המתחרים זכאי להירשם, אם הסימן בכלל יירשם, ובכך טמון אופיה השלילי של הזכות האמורה באותו סעיף. אין זאת אלא ״זכותי׳ לנשל אחר, אבל לא זכות להירשם.

סימן שאינו כשר להירשם לא יירשם לפי סעיף 17 הנ"ל, אפילו זכה המבקש בהליך המוקדם לעדיפות כלפי מתחרהו.

הגדרת סימן המסחר כוללת סימן שמשתמשים בו וסימן שמתכוונים להשתמש בו, שימוש קודם אינו תנאי לרישום סימן המסחר.

3. סעיף 20 לפקודת סימני מסחר
האפשרות לתקן את הסימן המוגש לרישום במסגרת בקשה לרישום סימן מסחר מוגבלת לתיקונים שאינם מהותיים בלבד וזאת על-פי סעיף 20 לפקודת סימני המסחר.

בחוזר סגן רשם מיוחד מס' 56 נקבעו מספר כללים מנחים לעניין השינויים שיורשה המבקש להכניס לבקשתו לרישום. סעיף 8 לחוזר קובע כדלקמן:

"במידה שמתבקש שינוי מהותי בסימן או בפרטת הסחורות, יהיה צורך להגיש בקשה חדשה לרישום הסימן המתוקן. לא יתאפשר ביצוע התיקון תוך עדכון תאריך הגשת הבקשה לתאריך ביצוע התיקון."

בתיק מס' 211687 {The Procter & Gamble Company נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (03.06.12)} בית-המשפט קבע כי אם התבקש במהלך דיון תיקון בקשות באופן שייבחנו הסימנים כסימנים תלת-מימדיים. תיקון זה הינו תיקון מהותי בסימנים, אשר אין אפשרות לבצעו, אלא בהגשת בקשה חדשה לרישום.

על הרשם לבחון את הבקשות המוגשות בפניו. ועל המבקש להגיש תחילה באופן ובצורה כנדרש על-פי תקנות סימני המסחר, 1940.

3.1 סמכות הרשם
ב- בג"צ 150/50 {החברה ש' קוכר ושות' (שותפות שוויצרית) נ' הרשם הכללי של ממשלת ישראל כרושם סימני המסחר, פ"ד ה(1), 1487 (1950)} בית-המשפט התייחס לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 וקבע כי בדרך-כלל נתון דבר רישום סימן מסחר לשיקול-דעתו של הרשם אולם השימוש בשיקול-הדעת אינו צריך להיות שרירותי, כי אם להתבסס על עקרונות משפטיים.

גם החלטתו השקולה של הרשם ניתנת לערעור ואם המערער ישכנע את בית-המשפט, ולאו דוקא מבחינה משפטית בלבד, כי שיקול-הדעת של הרשם היה מוטעה, או בלתי-מוצדק, מטעם כלשהו, יתערב בית-המשפט ולא יהסס להיענות לערעור.

אין ספק כי המחוקק המנדטורי בחקקו את פקודת סימני המסחר השתמש במונחים, הגדרות ועקרונות הלקוחים מהחוק או מהיודקטורה האנגלית .

אף-על-פי-כן אין בפקודה הנדונה כל הוראה המחייבת אותה לפרש בהתאם לחוק האנגלי.

אם הרשם משתמש לחיזוק דעתו בתקדימים אנגליים, אין לראות בכך כל פגם לאור קרבת המושגים ודמיון המונחים בחוק האנגלי ובפקודה שלנו, יש לייחס משקל לתקדימים בחוק האנגלי במידה שהם מתאימים למקרה הנדון, אם כי אין להם ערך מחייב ומכריע.

הכלל הוא, שסימן אשר לכל אדם הזכות להשתמש בו אינו צריך לשמש בידי אדם אחד סימן ״מפלה״, לשם רכישת זכות בלעדית על השימוש בו.

אם לפי כלל זה אסורים ברישום סימנים המתייחסים רק לתיאור אופי או לסגולה של הסחורה, אין לראות מדוע יש לנהוג אחרת בסימנים המתייחסים רק למקור הסחורה.

אין לראות כל משגה כאשר הרשם, תוך תהליך בדיקתו אם הסימן המוצע בר-סגולת-הפליה, נתן את דעתו לא בלבד איך ״תיראה״ המילה כשתיכתב או תידפס, אלא גם איך "תישמע״ המילה כשתבוטא בעל פה.
לצורך בדיקה זו אין להתחשב אך ורק בשפת הארץ הרשמית, כי אם במצב הדברים המציאותי, דהיינו איך ייקלט צליל האותיות שבמילה הנדונה באזני חלק גדול מהציבור בארץ הזאת, מכיון שאין זה מתפקידו של הרשם לתת את ידו לריבוי סימני מסחר העלולים לגרום לאי-הבחנה, בין סחורות של סוחרים שונים.

4. סעיף 21 לפקודת סימני מסחר
לפי סעיף 21 לפקודה, כאשר מבוקש סימן מסחר המכיל רכיב חסר, תיאורי או גנרי {אופי מבחין} או רכיב המקובל במסחר, אשר צריך להישאר בנחלת הכלל לשימוש כלל העוסקים באותו תחום, רשאי רשם סימני המסחר לרשום את הסימן אך להגבילו בתנאים, בתיקונים או בשינויים חיוניים שיראו לו, לשם שמירה על איזון בין זכותו של בעל הסימן המבוקש לבין זכויות מתחרות {תיק מס' 167523 Colgate Palmolive company נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (05.06.08)}.

דרישה שכזו להגבלת המונופולין המבוקש המכונה "הודעת הסתלקות".

במקרה כזה, לא רק שהתנאי ירשם בפנקס, אלא שבעל הסימן עצמו נדרש להודיע על-כך שהוא מוותר על כל ויתור הנדרש ממנו.

הסימנים הגנריים כפי שנקבע ב- ע"א 5792/99 {תקשורת וחינוך דתי-יהודי, עיתון משפחה ואח' נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3), 933 (2001)} הפכו לאמצעי שביכולתו לתאר את הטובין בצורה ברורה וישירה, ועל-כן אין לתת לייצרן אחד של אותם הטובין ליהנות משימוש בלעדי באותו השם, סימנים אלו אינם זוכים להגנה כלל.
שהרי אין זה ראוי כי יינתן לבעלי עסק להשתלט על מילה השגורה בשפה.

כאמור, רמת ההגנה לה זכאי השם, טמון בשיוכה הקטגוריאלי של עוולת גניבת העין {סעיף 2 לחוק עוולות מסחריות} לא שינתה ממהותה ודמותה.

יש ליתן את הדעת לרכיב הדומיננטי בסימנים - כרעיון המרכזי בסימן כפי שמונח זה נדון ב- ע"א 8441/04 Unilever Plc נ' שגב פורסם באתר האינטרנט נבו (23.08.06).

לאור קיומם של מקרים בהם יכולים להיות בנמצא סימנים בעלי מראה שונה לכאורה, אשר המוטיב המרכזי בהם יכול ויהא זהה. כמו-כן, חשיבותו של הרכיב הדומיננטי ניכרת, וזאת מפאת זכרונו הבלתי-מושלם של הצרכן.

ב- ע"א 4410/06 {אנ.אר.ג'י אנרג'י אינטרנשיונל בע"מ נ' Texaco Inc, תק-על 2010(3), 2922 (2010)} בית-המשפט קבע כי הודעת הסתלקות לפי סעיף 21 לפקודה הנ"ל, רישום הסימן "לא יתן זכות לשימוש ייחודי באותיות NRG אלא בהרכב הסימן".

להודעת הסתלקות יש משמעות לעניין בחינת הדמיון בין הסימנים, המשמעות הישירה היא כי כל ייצרן אחר רשאי לעשות שימוש באותיות NRG ובלבד שלא יעצב אותן ב"הרכב הסימן" לפי סעיף 21(ב) לפקודה.

5. סעיף 22 לפקודת סימני מסחר
הליך שהוגש על-פי סעיף 22(א) לפקודה מיועד לשאלה אם היה אי-שימוש בסימן ואם היה, שמא התקיימו נסיבות מיוחדות לאי-שימוש.
לרשם סימני המסחר שיקול-דעת אם להיענות לבקשת המחיקה, אם כי לשיקול-דעת זה מקום רק בנסיבות יוצאות מן הכלל.

בדיון בבקשה למחיקת סימן מסחר בשל אי-שימוש אין להתחשב באפשרות שעקב המחיקה תהיה אולי הדרך פנויה בפני המבקש להירשם בעצמו כבעל אותו סימן או להשתמש בו אף בלי רישום.

בירור השאלה אם זכאי המבקש להשתמש בסימן המסחר או אפילו לבקש את רישומו על שמו, מקומו ושעתו בהליכים נפרדים {בג"צ 67/71 "פרומו" בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ"ד כה(1), 802 (1971)}.

סעיף 22(א) הנ"ל, קובע כי מקום בו לא מילא מבקש הבקשה אחר הוראות הרשם תוך המועד שנקב הרשם והרשם נתן על-כך הודעה למבקש ועברו 3 חודשים מיום מתן ההודעה - רשאי הרשם לראות את הבקשה כבטלה {ת"א (ת"א) 1204-04 עליזה אינהסאז נ' אחים סגל-אופטו-ליין בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (06.01.11)}

כאשר מצא המחוקק להסמיך את רשם סימני המסחר להאריך מועד הקבוע בפקודה עשה כן בצורה מפורשת, צורה זו באה לידי ביטוי גם בסעיף 22(ב) לפקודה.

משנקבעו המועדים בפקודה ובהעדר הסמכה בפקודה להארכת מועדים אלה, אין בסמכות הרשם להאריך את המועדים.

תקנה 47 לתקנות סימני מסחר, 1940 קובעת, כי אדם שלא השיב לדרישה או הודעה מאת הרשם, תוך המועד שנקב הרשם, ימסור הרשם למבקש הרישום הודעה על ביטול הבקשה לפי סעיף 22 לפקודה הנ"ל.

בהליכים לפי סעיף 22 לפקודה הנ"ל, מחיקת סימן מסחר בשל אי-שימוש, אין חשיבות לשימוש שהוא עדיין בגדר כוונה לעתיד, אלא יש לדון במצב כפי שהיה ביום הגשת הבקשה.

המקרה שבו מבקש אדם את המחיקה כדי להשתמש, הוא עצמו, באותו סימן, אינו אחד המקרים הנדירים בהם יש לרשם שיקול-דעת שלא למחוק את הסימן.

6. סעיף 24 לפקודת סימני מסחר
הוראת סעיף 24 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 נוקטת במילים אלה:
"...רשאי כל אדם להגיש לרשם הודעה על התנגדותו לרישום הסימן."

הוראת הסעיף אינה מסייגת או מגבילה את זכות העמידה להגשת התנגדות לרישום סימן מסחר.

על הודעת התנגדות להיות מוגשת במועד הנקוב בסעיף 24(א) לפקודה.

ובסעיף 24(ב) לפקודה נקבע שבהודעה האמורה יפורטו נימוקי ההתנגדות, זאת כפי שגם נדרש בתקנה 36 {תקנות סימני מסחר, 1940}.

בתיק מס' 227383 {British American Tobacco (brands) Inc נ' Philipp Morris Products S.A, פורסם באתר האינטרנט נבו (14.11.12)} נקבע כי אין לקבל את הטענה כי סעיף 24(ו) לפקודה מחייב את הרשם לשמוע את טענות המתנגד, אף אם לא הגיש ראיותיו, סעיף זה מקפל בחובו, הנחה כי הוגשו ראיות הצדדים, הן של המבקש והן של המתנגד.

7. סעיף 26 לפקודת סימני מסחר
בתחום סימני המסחר צפה המחוקק את האפשרות שיתכנו טעויות כחלק בלתי-נמנע מהליכי רישום סימן מסחר, ובחינת הבקשה בפרט. פקודת סימני המסחר קובעת דין מיוחד המתיר תיקון של טעות אפילו לאחר השלמת בחינת הבקשה, לאחר פרסומה ואף לאחר חלוף התקופה להגשת ההתנגדויות, או לאחר הכרעה בהתנגדות. כך, קובע סעיף 26 לפקודה הנ"ל דן ברישום סימן המסחר על-ידי הרשם {תיק מס' 95068 M.B. METAL נ' AUTOMATOR ITALIA, פורסם באתר האינטרנט נבו (11.03.99)}.

ב- תיק מס' 182596 {אחים סגל-אופטו ליין נ' ROLEX SA, פורסם באתר האינטרנט נבו (15.05.12)} בית-המשפט קבע כי משלא נטען כי בקשה קובלה בטעות ובהעדר הוראה אחרת מבית-משפט הרי שאין בפני הרשם אפשרות לבטל את רישומו של רישום שנעשה בחלוף תקופת ההתנגדות. יחד-עם-זאת, סעיף 38 לפקודה קובע הסדרים אחרים המאפשרים למי שרואה עצמו שנפגע מרישום כזה או אחר לבקש את תיקונו של הפנקס.

8. סעיף 27 לפקודת סימני מסחר
על-פי סעיף 27 לפקודת סימני מסחר, מועד רישום סימן המסחר הוא התאריך בו הוגשה הבקשה לרישומו.
חשיבותו של סעיף 27 לפקודה הנ"ל הוא לעניין אכיפת הזכות בסימן המסחר - זכות המונעת מאחרים להשתמש בסימן. סעיף זה קובע את המועד לגביו יש לבחון את הבעלות בסימן {מסיבה זו, אגרת חידוש הסימן משולמת מיום הגשת הבקשה לרישום הסימן}.

לעומת-זאת, לעניין החובה להשתמש בסימן, המדיניות הינה להרחיב את פרק הזמן שממנו ניתן לבקש ביטול בשל העדר שימוש {בתיק מס' 157739 GEORGE V. RESTAURATION נ' בודהה בר תל אביב בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (18.05.06)}.

בישראל, בניגוד לארצות הברית, אין חובת הצהרת שימוש בסימן ועצם רישומו של הסימן בפנקס, אינו תלוי בשימוש.

אי-לכך, ליום הגשת בקשה לרישום סימן בישראל, אין משמעות לעניין שימוש או אי-שימוש בסימן. מאידך, לא ניתן לאחר רישומו של הסימן להחליט שלא להשתמש בו.

בישראל, יש חשיבות לשימוש בתוך תקופת זמן של שלוש שנים, אותה יש לבחון רטרואקטיבית מיום הגשת בקשה לביטול הסימן. בסוגיה זו, השיטה בישראל דומה לזו הקיימת באנגליה.

לפי סעיף 46(1)(a) {חוק סימני המסחר האנגלי (Trade Marks Act 1994)}, המועד הקובע לצורך הגשת בקשת הביטול בגין אי-שימוש, הוא המועד בו הושלמו {""completion} הליכי הרישום בפנקס.

גם בחוק סימני המסחר האנגלי הנ"ל, מופיע סעיף דוגמת סעיף 27 {סעיף 40(3)} הקובע כדלקמן:

" 40. Registration

(3) A trade mark when registered shall be registered as of the date of filing of the application for registration; and that date shall be deemed for the purposes of this Act to be the date of registration."

הכותרת של הסעיף הינה "Registration", הכוונה לאקט אדמניסטרטיבי של רישום המסדיר את הבעלות בסימן. אין בסעיף זה כדי להשפיע על התקופה לגביה קיימת חובת שימוש.

9. סעיף 29 לפקודת סימני מסחר
"שניים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי" {משנה בבא מציעא, א, א}."

סעיף 29 לפקודת סימני המסחר קובע עדיפות סימן אחד על פני האחר על-פי שלושת המבחנים שנקבעו ב- ע"א 11188/03 {קונטקט לינסן (ישראל) בע"מ נ' רשם הפטנטים ואח', תק-על 2005(2), 1299 (2005)} לשם כך הינם:

הראשון, מבחן מועד הגשתן של בקשות הרישום;

השני, מבחן היקף השימוש שעשה כל צד בישראל עד להגשת הבקשה וממועד ההגשה;

השלישי, מבחן תום-הלב בבחירת הסימן המבוקש.

מבין שלושת המבחנים, נתפסים מבחן היקף השימוש ומבחן תום-הלב כמבחנים המרכזיים.

המבחנים שלפיהם יקבע הרשם זכות עדיפות, לא ייקבע לפי תאריך הגשת הבקשה כבדרך-כלל, אלא יצירת הזכות החומרית על-ידי עצם התחלת השימוש.

התחיל מבקש להשתמש בסימנו מזמן והשני כלל עוד לא השתמש בסימן, יזכה הראשון. אך אם שניים התחילו להשתמש בסימניהם, אפילו לא בדיוק באותו המועד, נעשית קביעת זכות העדיפות מסובכת.

אם אחד הצדדים התחיל להשתמש בסימן שלא בתום-לב, שוב תהיה התוצאה ברורה {א' ח' זליגסון דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם (תשל"ג 1973)}.

בטרם שקילת המבחנים נזכיר כי נטל ההוכחה בהליך לפי סעיף 29 לפקודה מוטל על שני הצדדים באופן שווה {בג"צ 460/87 FUJI ELECTRONUCS MFG נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1), 485 (1988)}.

ב- בג"צ 460/87 הנ"ל, בית-המשפט קבע כי צד אשר לא הוכיח טענותיו העובדתיות אינו יכול לזכות בעדיפות במסגרת הליך מסוג זה, כל מקרה יוכרע על-פי מידת הראיות שהובאו על-ידי כל צד על-מנת לשכנע בעמידתו במבחנים האמורים.

ב- ע"א 8778/04 {מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, תק-על 2005(2), 781 (2005)} בית-המשפט קבע כי צעידה במסלול של סעיף 29 לפקודה, בא לבחון למי מהצדדים נתונה הזכות לרשום את הסימן. זאת, לאורם של המבחנים הנ"ל שנקבעו בפסיקה לעניין סעיף זה.

מבחן מועד הגשתן של בקשות הרישום נקבע, כי למבחן זה משקל מועט במיוחד.

מבחן היקף השימוש נקבע כי הגורם הקובע למבחן זה הוא אופי השימוש ולא משכו.

מבחן תום-הלב, דורש התנהגות מסחרית ישרה והגונה, העדר התנהגות כזו מהוות חוסר תום-לב.

ב- בג"צ 296/85 {סיאה סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מ(4), 770 (1986)} בית-המשפט קבע כי יש לקבוע רק את עדיפותה של בקשה אחת על פני רעותה, ואילו שעתה של בדיקת כשרות הסימן היא בשלב שלאחר-מכן וכי אין מקום לדון בזכות העדיפות, אם אין לפני הרשם בקשה הראויה לרישום.

ב- בג"צ 450/80 {פתחי עבד אל קאדר סעד אל דין נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פ"ד לה(2), 187 (1980)} בית-המשפט קבע כי ניתן לראות הליך לפי סעיף 29 לפקודה בא להכריע בשאלת זכותו היחסית של מי מבין מבקשי הרישום עדיפה וזאת על יסוד ההנחה, שכל אחד מהמבקשים, אילו עמד בבדידותו, סימנו ניתן היה לרישום.

על-פי מצב הדברים הרגיל, משהכריע הרשם במסגרת ההליך על עדיפותו של פלוני, חוזר העניין לרשם, אשר שוקל לפי ההוראות הנוגעות לעניין.

עם-זאת, נשאלת השאלה, מה הטעם בהליך ארוך ומייגע על-פי סעיף 29 הנ"ל, אם בסופו של דבר יתברר, כי המבקש בעל הזכות היחסית השלילית הגדולה לא יזכה לרישום הסימן על שמו.

אחד מעקרונות היסוד של דיני סימני מסחר, הוא ההגנה בפני הונאה והנאמנות לאמת. מקום שסימן, אשר לידתו ושימושו הראשון הוא משל פלוני, הופך לנחלת הכלל, שוב אין השימוש באותו סימן על-ידי אחרים מטעה איש, ועל-כן אין יסוד להגן עליו.

חיקוי ספורדי אינו מספיק לפגוע באינטרס של המשתמש הראשון, אך מקום שהשימוש הוא נרחב והופך לנחלת הכלל, מאבד הסימן את אופיו המבחין, ובעליו מאבד ההגנה עליו במסגרת הפקודה.

10. סעיף 30 לפקודת סימני מסחר
בתיק מס' 178141 {Spyder Active Sports Inc נ' Safari Surf Company , פורסם באתר האינטרנט נבו (30.05.12)} בית-המשפט קבע כי סעיף 30(א) דורש הוכחת שימוש בסימנים ביחס לטובין הרלוונטיים.
בנוסף נקבע בתיק מס' 178141 הנ"ל כי הינתן העובדה כי רישום הסימנים נתבקש ביחס לאותו הסוג, היינו המדובר באותן סחורות בדיוק, בקהל יעד זהה ובצינורות שיווק דומים, שולל הדמיון הניכר בין הסימנים המתחרים את יכולתם להירשם במקביל ולחיות זה לצד זה במרשם סימני המסחר.

אין ליתן בלעדיות באמצעות רישום סימן מסחר, על רעיון {למשל דמות הפרש אוחזת מקל גולף, הרכובה על גב סוס} אלא על הביטוי העיצובי הספציפי של אותו רעיון.
ב- ע"א 2498/97 {רובי בוס בע"מ נ' Hugo Boss A.G. , פ"ד נב(5), 665 (1998)} בית-המשפט קבע כי במקרים שבהם הוכח כי מבחינת השימוש בסימן עדיפה לכאורה זכותו של צד מסויים, וכאשר הוכח כי לאותו צד מוניטין מבוסס ורחב היקף בסימן, יש הצדקה להעביר אל שכמו של הצד המתחרה את הנטל לשכנע, כי בתום-לב בחר בסימן דומה.

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

הליכי רישום - סעיפים 30-17 לפקודת סימני מסחר